Strategia
La protezione del marchio dell’Unione europea presenta notevoli potenzialità in termini di sviluppo e tutela della tua marca nonché di accesso a molte delle opportunità che la proprietà intellettuale può offrire. Tuttavia, sei tu che devi sviluppare tale potenziale: quanto più grande è l’impegno, tanto maggiore sarà il risultato.
Per il tuo marchio dovrai adottare una strategia fatta su misura per te, che rispecchi gli interessi più ampi della tua azienda e il suo portafoglio di proprietà intellettuale. Nel perseguire questi interessi devi prendere in considerazione in particolare tre aspetti:
Uso del marchio
Come già detto, non esistono diritti senza doveri. Il diritto che ti è stato concesso è uno strumento potente che può essere utilizzato per dare vita all’identità della tua marca sul mercato. Tuttavia, l’esclusiva che detieni deve essere funzionale a uno scopo o potresti esserne privato. Lo scopo del marchio è quello di distinguere i prodotti e/o i servizi che offri sul mercato da quelli della concorrenza. Pertanto, il marchio deve essere utilizzato. In caso contrario, una terza parte può contestarlo per il mancato uso. La normativa stabilisce che un marchio UE deve formare oggetto di un uso serio ed effettivo nell’Unione europea per un periodo di cinque anni a decorrere dalla sua registrazione.
Il tuo marchio potrebbe anche essere annullato se, a causa dell’uso che ne fai, diventa il nome comune per un prodotto o un servizio, o se diventa fuorviante per quanto riguarda la natura, la qualità o l’origine geografica dei prodotti e servizi per cui è registrato.
Difesa del marchio
Il fatto che tu sia titolare di un marchio non impedirà che parti terze provino comunque a contestarlo. Infatti, ai terzi che non sono riusciti a rispettare i limiti di tempo per il deposito delle osservazioni o di un’opposizione viene data una seconda opportunità per cercare di ottenere l’annullamento del tuo diritto.
Puoi pensare che sia un po’ ingiusto, ma se la situazione fosse l’opposto, forse la vedresti in un altro modo: immagina di non essere riuscito a rispettare il termine per il deposito di un’opposizione contro uno dei marchi di un tuo concorrente.
Il deposito di una procedura di annullamento comporta l’avvio di una procedura in cui ha luogo uno scambio di argomentazioni tra le parti coinvolte. Infine, se non si raggiunge alcun accordo, la decisione spetterà all’Ufficio.
Una domanda di annullamento costa 630 EUR. Puoi usare due diversi moduli: quello per la dichiarazione di nullità e quello per la decadenza. La differenza è che la nullità determina l’invalidità del marchio con effetto retroattivo (eliminandolo dal registro dei marchi), mentre la decadenza subentra a partire dalla data della domanda all’Ufficio.
Sviluppo del marchio
La tua strategia di PI si evolverà nel corso degli anni e con essa la tua necessità di crescere. Se le tue ambizioni si spingono oltre i confini dell’UE, dovresti predisporre un’estensione del tuo marchio al di fuori dell’Unione.
Per farlo hai diverse possibilità: depositare singole domande direttamente presso un qualsiasi ufficio di PI al di fuori dell’UE oppure depositare una domanda internazionale mediante il protocollo di Madrid.
Il protocollo di Madrid è uno strumento fondamentale per proteggere i marchi nel mondo. Si tratta di un sistema di registrazione internazionale, gestito dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra, e ratificato da molti paesi di tutto il mondo, fra cui quasi tutti quelli europei, gli Stati Uniti, il Giappone, l’Australia, la Cina, la Russia nonché, nell’ottobre 2004, l’Unione europea.
Il protocollo di Madrid richiede un marchio di base, successivamente esteso ad altri Stati aderenti all’accordo e/o al protocollo di Madrid. È importante sapere che, dal punto di vista giuridico, non è necessario aspettare che una domanda di marchio UE sia registrata prima di poter presentare una domanda di «estensione» dello stesso fuori dall’UE. Tuttavia, vi sarà un periodo di dipendenza di cinque anni tra il MUE di base e la registrazione internazionale. Pertanto, se per qualsiasi motivo la domanda di marchio UE non viene più registrata, la registrazione internazionale decadrà.
La domanda internazionale deve essere depositata presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). Per avvalersi dell’EUIPO come «ufficio d’origine», il titolare/richiedente del marchio UE deve possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’UE oppure avere uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio o il domicilio nell’Unione europea. In altre parole, non tutti i titolari/richiedenti di marchi UE possono depositare una domanda di registrazione internazionale (RI) sulla base di un marchio UE.
Per depositare una domanda internazionale, è obbligatorio utilizzare i moduli ufficiali: I richiedenti non possono utilizzare altri moduli, né modificare il contenuto o la presentazione degli stessi.
- L’EUIPO fornisce uno strumento per il deposito elettronico, disponibile in tutte le lingue ufficiali e avente lo stesso formato del modulo EUIPO EM 2. L’EUIPO raccomanda vivamente di usare lo strumento per il deposito elettronico in quanto offre indicazioni utili al richiedente, riducendo in tal modo il numero di potenziali irregolarità e accelerando l’esercizio di esame. Lo strumento per il deposito elettronico è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE, anche se deve essere indicata una lingua per il protocollo di Madrid (francese, inglese o spagnolo), poiché la domanda verrà trasmessa all’OMPI in tale lingua di elezione.
- Il modulo cartaceo EUIPO EM 2 (l’adattamento da parte dell’EUIPO del modulo OMPI MM2) è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE.
- Il modulo OMPI MM2 è disponibile in inglese, francese o spagnolo.
Per richiedere la domanda internazionale è necessario versare all’EUIPO una tassa di gestione di 300 EUR, mentre le tasse internazionali devono essere versate direttamente all’OMPI. I pagamenti destinati all’OMPI ma pervenuti all’EUIPO saranno restituiti ai richiedenti.
Prima di inoltrare la domanda di registrazione internazionale all’OMPI, l’EUIPO ne verifica il contenuto e la completezza. L’EUIPO è tenuto a notificare all’OMPI qualsiasi cambiamento di rilievo che possa avere ripercussioni sul marchio UE durante il periodo di dipendenza (vale a dire cinque anni a decorrere dalla data della domanda internazionale).
È possibile aggiungere più paesi nella registrazione internazionale, dopo che l’OMPI ha provveduto alla registrazione. Sebbene tale aggiunta possa avvenire attraverso l’EUIPO in qualità di ufficio d’origine, è molto più semplice depositare le designazioni successive direttamente presso l’Ufficio internazionale dell’OMPI.