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Registrazioni internazionali

 


Il protocollo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi è un trattato amministrato dall’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra. In vigore dall’aprile 1996, il protocollo è stato sottoscritto da molti paesi di tutto il mondo, tra cui la maggior parte degli Stati europei, gli Stati Uniti, il Giappone, l’Australia, la Cina, la Russia, nonché, nell’ottobre 2004, l’Unione europea in quanto tale.
Il protocollo di Madrid dà ai titolari di marchi la possibilità di estendere la protezione degli stessi in molti paesi grazie al semplice deposito di una domanda direttamente presso l’ufficio nazionale o regionale competente in materia di marchi.

Per ulteriori informazioni riguardanti il protocollo di Madrid, consultare la sezione Strategia e cliccare sulla scheda «Sviluppo».


In quanto ufficio dell’Unione europea competente per la registrazione di marchi con effetto nell’intera UE, l’EUIPO rappresenta il punto di contatto per l’OMPI in tutti gli iter delle domande internazionali che si fondano su un marchio UE o nei quali viene designata l’Unione europea. L’EUIPO assume la veste di ufficio d’origine, quando una domanda internazionale si fonda su un marchio UE, oppure di ufficio designato, nel caso in cui l’Unione europea sia designata in una domanda internazionale la cui origine è altrove. Nell’ambito del sistema internazionale, il ruolo svolto dall’EUIPO è equiparabile a quello degli uffici nazionali.

L’OMPI, attraverso il suo Ufficio internazionale, amministra il protocollo di Madrid e l’Intesa di Madrid (i due trattati che formano il cosiddetto sistema di Madrid). Allorché riceve una domanda internazionale da un ufficio d’origine, l’Organizzazione verifica in particolare che tutti i requisiti per il deposito siano soddisfatti e che i prodotti e servizi siano stati correttamente classificati. In caso affermativo, l’OMPI procede alla registrazione del marchio nel registro internazionale e alla sua pubblicazione nella Gazzetta internazionale. L’Ufficio internazionale provvede in seguito a comunicare la registrazione internazionale agli uffici dei paesi designati.
L’Ufficio internazionale non accerta se il marchio sia di per sé conforme ai requisiti per la protezione o se sia già stato registrato un marchio identico o simile: tali accertamenti sono di competenza degli uffici dei paesi designati.

Sì, è possibile designare l’Unione europea in una domanda internazionale come territorio in cui si desidera ottenere la protezione del proprio marchio. L’EUIPO è l’ufficio dell’UE che gestisce un marchio valido in tutto il territorio dell’UE.
 

Per depositare una domanda internazionale è obbligatorio utilizzare il modulo disponibile sul sito web dell’OMPI in inglese, francese o spagnolo.

Le informazioni seguenti possono essere reperite sul sito dell’OMPI.

In caso di designazione dell’Unione europea in una domanda internazionale, non è necessario, in linea di massima, nominare un rappresentante dinanzi all’EUIPO. Nondimeno, qualora alla domanda segua un rifiuto provvisorio, o più in generale, il titolare internazionale abbia necessità di intrattenere contatti diretti con l’Ufficio (ad esempio nel caso di invio di documenti), sono applicabili le norme ordinarie in materia di rappresentanza (maggiori informazioni al riguardo sono disponibili qui).

Il titolare della registrazione internazionale, qualora non abbia il proprio domicilio nello Spazio economico europeo (SEE), dovrà nominare un rappresentante ivi domiciliato. Se non viene designato alcun rappresentante, il rifiuto sarà confermato nella misura indicata nel rifiuto provvisorio.

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione, si vedano le Direttive, parte M, Marchi internazionali.
 

Per saperne di più sul processo di registrazione internazionale, noto anche come sistema di Madrid.

In una registrazione internazionale che designa l’UE occorre indicare una seconda lingua tra le lingue ufficiali dell’EUIPO (inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo). In caso di mancata scelta di una seconda lingua, l’EUIPO si opporrà alla domanda e differirà la nuova pubblicazione fintantoché la seconda lingua sia stata debitamente indicata.
 

L’esame delle formalità è limitato a controllare se è stata indicata una seconda lingua, se si tratta di una domanda di marchio collettivo o di certificazione (che deve includere la presentazione dei regolamenti disciplinanti l’uso del marchio), se gli elenchi ristretti per la designazione dell’UE sono inclusi nell’elenco principale delle RI, se esistono rivendicazioni di preesistenza e se l’elenco dei prodotti e/o servizi soddisfa i requisiti di chiarezza e precisione descritti nelle Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione.
In caso di impedimenti alla registrazione, l’EUIPO è tenuto a inviare una notifica di rifiuto provvisorio all’OMPI entro sei mesi dalla nuova pubblicazione. Se il rifiuto provvisorio riguardava solo una parte dei prodotti e servizi, e il titolare non si è occupato di tale questione, solo detta parte sarà oggetto di rifiuto, mentre la restante sarà accettata.

Su richiesta del titolare delle RI entro un mese da quando l’OMPI informa l’EUIPO della designazione, per ciascuna RI l’EUIPO redige un rapporto di ricerca dell’Unione europea in cui vengono citati RI e i MUE simili che designano l’UE ai sensi dell’articolo 195 del regolamento sul marchio dell’UE.
 

Subito dopo aver ricevuto la domanda, l’EUIPO ripubblica automaticamente la registrazione internazionale nel Bollettino dei marchi dell’Unione europea nella parte M dedicata esclusivamente alle registrazioni internazionali (consultare la sezione della pubblicazione quotidiana di eSearch plus).
 

La prima comunicazione è inviata al titolare tramite l’OMPI. In seguito si instaura un canale di comunicazione diretto tra l’EUIPO e il titolare o il relativo rappresentante.
L’EUIPO ha quindi 18 mesi di tempo per comunicare all’OMPI tutti i possibili motivi di rifiuto della designazione dell’UE. Il periodo di 18 mesi decorre dalla data di ricezione, da parte dell’EUIPO, della notifica della designazione. Se l’obiezione non viene superata, al titolare perviene una decisione definitiva. È possibile presentare ricorso avverso tale decisione definitiva dinanzi alle Commissioni di ricorso. Al termine della procedura di ricorso e una volta adottata la decisione definitiva, all’OMPI perviene una notifica di rifiuto.
In caso di assenza di impedimenti alla registrazione, l’Ufficio invia uno status provvisorio all’OMPI. Tale dichiarazione è inoltrata al titolare, pubblicata nella Gazzetta internazionale e iscritta nel registro internazionale.

Le rivendicazioni di preesistenza e le ricerche sono gestite in parallelo dall’EUIPO. La preesistenza di una registrazione può essere rivendicata utilizzando un modulo ufficiale distinto (MM17) da allegare alla domanda internazionale.
L’esame della preesistenza si basa unicamente sui documenti forniti dal richiedente. La preesistenza di una registrazione può essere rivendicata utilizzando un modulo ufficiale distinto (MM17) da allegare alla registrazione internazionale.

In caso di designazione dell’Unione europea in una registrazione internazionale, l’EUIPO ha il diritto di rifiutare la protezione di un marchio entro 18 mesi dal ricevimento della domanda da parte dell’OMPI. Il rifiuto può fondarsi su uno degli impedimenti (assoluti o relativi) in base ai quali può essere respinta una domanda di registrazione depositata direttamente presso l’EUIPO.
 

Gli atti di opposizione possono essere depositati entro un termine di tre mesi a partire da un mese dalla data di ripubblicazione nel Bollettino MUE nella parte M, che è dedicata esclusivamente alle registrazioni internazionali (consultare la sezione della pubblicazione quotidiana di eSearch plus).
Le opposizioni depositate anteriormente a tale periodo sono considerate depositate il primo giorno del periodo utile per l’opposizione.
Il deposito di un’opposizione comporta da parte dell’EUIPO la verifica della relativa ammissibilità e la successiva notifica all’OMPI di un rifiuto provvisorio sulla base della procedura di opposizione. In caso di accoglimento dell’opposizione, l’Ufficio informa l’OMPI del rifiuto della registrazione internazionale.
 

Al termine di tutte le procedure e all’accettazione della registrazione internazionale per l’Unione europea per tutti i prodotti e servizi o per una parte di essi, la registrazione è ripubblicata nel Bollettino MUE e una dichiarazione di concessione di protezione è inviata all’OMPI.
 

Se la designazione dell’Unione europea tramite una registrazione internazionale è rifiutata dall’EUIPO, è possibile convertirla ai sensi dell’articolo 202 del regolamento sul marchio UE:
  • in una domanda di marchio nazionale per gli Stati membri dell’Unione europea;
  • in una designazione di uno Stato membro che sia parte contraente del protocollo di Madrid (la cosiddetta opzione di «opting back»).

Sì, è possibile, a partire dalla data dell’adesione dell’Unione europea al protocollo di Madrid, che un marchio UE funga da base per una domanda internazionale. In tal caso, l’EUIPO agisce in qualità di ufficio d’origine e certifica l’identità tra il marchio UE (richiesto o registrato) e la domanda internazionale.

Ora è possibile depositare una domanda internazionale sulla base di un marchio UE online.
In alternativa, è possibile utilizzare uno dei due moduli seguenti:
  • il modulo OMPI MM2 in inglese, francese o spagnolo (disponibile sul sito web dell’OMPI), oppure
  • il modulo EUIPO EM2 in una delle 23 lingue ufficiali utilizzate dall’EUIPO, disponibile in due versioni. La prima versione del modulo dell’EUIPO è quella per le domande presentate in una delle tre lingue contemplate dal protocollo di Madrid (inglese, francese o spagnolo). La seconda versione è destinata alle domande redatte nelle altre 20 lingue (il modulo è disponibile, nelle due versioni, sul sito web dell’EUIPO).
Maggiori informazioni sui moduli di domanda internazionale.

Una volta depositata una domanda internazionale tramite l’EUIPO, deve essere pagata una tassa.
Maggiori informazioni su tasse e pagamenti.

La domanda internazionale può fondarsi su un marchio UE registrato o su una domanda di marchio UE che dev’essere depositata direttamente presso l’EUIPO dal titolare del marchio o dal suo rappresentante e può essere effettuata online. Il titolare o richiedente del marchio UE deve essere cittadino di un paese dell’Unione europea o avere uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio o il proprio domicilio nel territorio dell’Unione europea.
Nel caso in cui la domanda internazionale sia redatta in una lingua ufficiale dell’Unione europea non contemplata dal protocollo di Madrid, occorre indicare una lingua prevista dallo stesso protocollo (inglese, francese o spagnolo), che sarà la lingua della domanda internazionale. Il richiedente, qualora non fornisca una traduzione dei prodotti e servizi, deve autorizzare l’EUIPO a provvedere in tal senso.
L’EUIPO verifica il contenuto e la completezza della domanda internazionale (in particolare per quanto riguarda i marchi, il titolare e la portata dell’elenco di prodotti e servizi).
Infine la domanda internazionale è inoltrata per via elettronica all’Ufficio internazionale dell’OMPI.

Ulteriori informazioni sui rappresentanti sono reperibili nelle Direttive, parte M, Marchi internazionali.

No. I regolamenti dell’Ufficio non contemplano fusioni di registrazioni; di conseguenza, l’Ufficio non è vincolato dalla nuova disposizione dell’accordo e del protocollo di Madrid poiché ai sensi dell’articolo 182, RMUE, soltanto le disposizioni previste nei regolamenti dell’Ufficio si applicano alle registrazioni internazionali che designano l’UE.

Sì. I regolamenti dell’Ufficio consentono la divisione di domande e registrazioni (articoli 50 e 56, RMUE). Ai sensi dell’articolo 182, RMUE, le disposizioni previste nei regolamenti dell’Ufficio si applicano anche alle registrazioni internazionali che designano l’UE (cfr. la modifica del 1° febbraio 2019 apportata al regolamento di esecuzione comune all’accordo e al protocollo di Madrid - regola 27bis - divisione di una registrazione internazionale).

Ora è possibile presentare una domanda di divisione utilizzando il modulo MM22 dell’OMPI (disponibile nelle lingue del sistema di Madrid ossia inglese, francese e spagnolo).
 
Acclusa al modulo di domanda va presentata una pagina aggiuntiva contenente l’elenco dei prodotti/servizi che rimarranno nella registrazione internazionale iniziale (RI).
 
Il modulo di domanda dev’essere presentato attraverso i mezzi di comunicazione ufficiali: online (via eComm), via fax o per posta / corriere speciale. Per presentare la domanda di divisione online, accedi alla tua User Area, vai a eSearch plus, digita il numero della tua RI e, nella sezione «Azioni e comunicazioni», seleziona l’opzione «invia comunicazione».
 
Leggi le nostre direttive sui mezzi di comunicazione e la decisione n. EX‑17‑4 del Direttore esecutivo dell’Ufficio del 16/08/2017 relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici.
 
La procedura di domanda di divisione è costituita dalle seguenti fasi:
 
  • l’utente ne fa richiesta all’Ufficio presentando il modulo MM22 nella lingua della registrazione internazionale;
 
  • l’EUIPO esamina la richiesta e la trasmette all’OMPI (se è ammissibile in base al nostro regolamento);
 
  • se la richiesta soddisfa i requisiti della regola 27bis del regolamento di esecuzione comune all’accordo e al protocollo di Madrid, compreso il pagamento della tassa internazionale, l’OMPI registra la divisione e crea la registrazione internazionale divisionale nel registro internazionale;
 
  • successivamente l’OMPI ne dà notifica all’EUIPO che, a sua volta, crea la domanda divisionale nella propria banca dati.

L’EUIPO non applica alcuna tassa per questo servizio. Tenere presente, tuttavia, che l’OMPI impone il pagamento di una tassa di 177 CHF per registrare la domanda divisionale.

La divisione di una registrazione internazionale è registrata alla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’OMPI o, in caso di irregolarità nella domanda, alla data in cui tale irregolarità risulta sanata. Si rimanda alla modifica del regolamento di esecuzione comune all’accordo e al protocollo di Madrid del 1º febbraio 2019 – regola 27bis – divisione di una registrazione internazionale.

Le domande e le risposte fornite su questa pagina hanno valore puramente informativo e non rappresentano un punto di riferimento giuridico. Per ulteriori informazioni, cfr. il regolamento sul marchio dell’Unione europea e il regolamento sui disegni e modelli comunitari o le direttive sui marchi / disegni e modelli.

Per maggiori informazioni su come l’Ufficio tratta i tuoi dati personali, cfr. la dichiarazione sulla protezione dei dati.
 

Ultimo aggiornamento della pagina 14-03-2019
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