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Vederci chiaro: rappresentazione di un marchio costituito da una combinazione di colori

May 25, 2021 - case_law_comment
Vederci chiaro: rappresentazione di un marchio costituito da una combinazione di colori

Vederci chiaro: rappresentazione di un marchio costituito da una combinazione di colori

Per la prima volta dalla causa Red Bull presso la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), il Tribunale chiarisce in una nuova sentenza il suo approccio ai marchi di colore e all’articolo 4, RMUE.
24/03/2021, T‑193/18, Andreas Stihl/EUIPO, EU:T:2021:163


Stefan Martin, membro della Seconda Commissione di ricorso; Jonathan Boyd, tirocinante presso l’EUIPO

Il presente articolo rispecchia le opinioni e i pareri degli autori e non la posizione dell’EUIPO.

 

Contesto

Il 19 dicembre 2008 Andreas Stihl AG & Co. KG («titolare del MUE») ha presentato domanda di registrazione di un marchio di colore per seghe elettriche, nella Classe 7. Il segno consiste in una combinazione di arancione (RAL 2010) e grigio (RAL 7035), come mostrato qui sotto, con la seguente descrizione: «La parte superiore dell’alloggiamento della sega elettrica è arancione e la parte inferiore dell’alloggiamento della sega elettrica è grigia.»

 

 

La domanda è stata pubblicata il 3 maggio 2011 e registrata il 10 agosto 2011. Il 24 giugno 2015 Giro Travel Company («interveniente») ha depositato una domanda di nullità del marchio ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), RMC (ora articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE), in combinato disposto, inter alia, con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMC (ora articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE).

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMC, così recita:

  1. Sono esclusi dalla registrazione:
     
    1. i segni non conformi all’articolo 4[.]

L’articolo 4, RMC, così recita:

Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Nel 2016 il requisito della rappresentazione grafica è stato eliminato. I segni devono ora essere «rappresentati nel registro dei marchi dell’Unione europea [...] in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto della protezione garantita al loro titolare.»

Il 29 novembre 2016 la divisione Annullamento ha respinto integralmente la domanda di nullità. L’interveniente ha presentato ricorso e questo è stato accolto il 23 gennaio 2018 dalla Commissione di ricorso, che ha dichiarato la nullità del marchio (R 0200/2017‑2). Il titolare del MUE ha presentato al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione, vertente sulla violazione dell’articolo 4, RMUE, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), RMUE. Il Tribunale ha accolto il ricorso del titolare del MUE, concludendo che il marchio era conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, RMC, e alla giurisprudenza pertinente.

Combinazioni di colori come marchi

È da lungo tempo riconosciuto che l’elenco dei marchi potenziali di cui all’articolo 4 non è esaustivo e la Corte di giustizia ha confermato nella sentenza Libertel (06/05/2003, C‑104/01, EU:C:2003:244) che colori specifici possono di per sé essere registrati, purché assolvano la funzione di marchio e soddisfino i criteri stabiliti nella sentenza Sieckmann (12/12/2002, C‑273/00, EU:C:2002:748). Sebbene il procedimento Libertel riguardasse un colore unico, la sentenza ha stabilito che anche una combinazione di colori può costituire un marchio, sempreché sia distintiva e sia rappresentata in modo da soddisfare i criteri di cui all’articolo 4, RMC (ora articolo 4, RMUE). Il principio è ora sancito dall’articolo 4, RMUE, che menziona specificamente i «colori» nell’elenco dei segni che possono costituire un marchio UE. Nel procedimento Stihl il Tribunale esordisce il proprio esame rammentando che l’iscrizione del marchio in un registro pubblico ha lo scopo di renderlo accessibile alle autorità competenti e al pubblico, in particolare agli operatori economici (§ 28).

Rappresentazione dei marchi di colore

Nel caso di marchi costituiti da un colore in quanto tale, un campione del colore, accompagnato da una descrizione verbale di quest’ultimo e da un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto, può costituire una rappresentazione grafica adeguata (§ 30). D’altra parte, i segni costituiti da combinazioni di colori sono unici per il fatto che l’assenza di contorni è una caratteristica intrinseca nella loro natura: «il marchio di colore in quanto tale può essere apposto, senza contorni, su tutta la superficie dei prodotti da esso designati, indipendentemente dalla loro forma o dal loro confezionamento, ciò che non accade per i marchi figurativi» (30/11/2017, T‑102/15 – T‑101/15, Red Bull/EUIPO, EU:T:2017:852, § 75). A titolo di limitazione, nel procedimento Heidelberger Bauchemie (24/06/2004, C‑49/02, EU:C:2004:384) la CGUE ha disposto che «una rappresentazione grafica di due o più colori che sono designati in modo astratto e senza contorno deve comportare una disposizione sistematica che associ i colori considerati in modo predeterminato e costante» (Heidelberger, § 31). Inoltre, «la semplice giustapposizione di due o più colori senza forma né contorno» o la menzione di due o più colori «in tutte le forme immaginabili» non presenta i caratteri di precisione e di costanza richiesti dall’articolo 4 (Heidelberger, § 30). Ciò perché:

tali presentazioni autorizzerebbero numerose combinazioni diverse che non consentirebbero al consumatore di percepire e di memorizzare una combinazione particolare ch’egli potrebbe utilizzare per reiterare, con certezza, un’esperienza di acquisto, così come esse non consentirebbero alle autorità competenti e agli operatori economici di conoscere la portata dei diritti tutelati del titolare del marchio. (Idem)

Tale posizione trova ora riscontro nell’articolo 3, paragrafo 3, lettera f), REMUE.

Importanza del ruolo della descrizione del segno

Il ruolo della descrizione del marchio è precisato all’articolo 3, paragrafo 2, REMUE, secondo il quale «[q]ualora la rappresentazione sia accompagnata da una descrizione a norma del paragrafo 3, lettere d), ed e), lettera f), punto ii), lettera h), o del paragrafo 4, tale descrizione è in linea con la rappresentazione e non ne amplia la portata.». La descrizione può definire l’oggetto della protezione specificando, ad esempio, la parte del prodotto sulla quale saranno applicati i colori. Se la domanda include una descrizione, il marchio deve essere esaminato congiuntamente alla rappresentazione grafica che lo accompagna (§ 33); cfr. anche 29/07/2019, Red Bull/EUIPO, C‑124/18 P, EU:C:2019:641 [procedimento Red Bull dinanzi alla Corte, in appresso Red Bull (Corte)]. La descrizione di un marchio non può porsi in contraddizione con la sua rappresentazione grafica [Red Bull (Corte), § 37].

Inoltre, la descrizione deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva (§ 33). Nella sentenza Stihl la descrizione soddisfa tale requisito, permettendo al consumatore di riferimento di «visualizzare un oggetto particolare, ossia l’alloggiamento di una sega elettrica costituito da due parti, una superiore di colore arancione e una inferiore di colore grigio, e di riconoscerlo al momento dell’acquisto» (§ 39).

Rilevanza pratica

La sentenza Stihl non rappresenta uno scostamento rispetto alla giurisprudenza precedente. Per i segni costituiti da una combinazione di colori, resta inteso che una rappresentazione grafica che consenta una pluralità di riproduzioni immaginabili che non siano né predeterminate né uniformi è incompatibile con l’articolo 4, RMC e RMUE. Ciò è valido a maggior ragione se la descrizione crea più problemi che soluzioni, come nel caso della descrizione «[l]a protezione richiesta comprende i colori blu (RAL 5002) e argento (RAL 9006). La percentuale dei due colori è circa 50 ‑50 %» [Red Bull (Corte), § 10].

 
 
 
 

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