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Non passare dal "VIA!", non riscuotere un marchio registrato

July 01, 2021 - case_law_comment
Non passare dal "VIA!", non riscuotere un marchio registrato

Non passare dal

Quando è inaccettabile il deposito reiterato di un marchio per motivi di malafede? Risponde il Tribunale.


21/04/2021, T‑663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211

Stefan Martin, membro della Seconda Commissione di appello; Jonathan Boyd, tirocinante presso l’EUIPO
Il presente articolo contempla le opinioni e i pareri degli autori e non la posizione dell’EUIPO.

Contesto

Il 30 aprile 2010, la Hasbro Inc. (la richiedente), produttrice del gioco da tavolo di successo Monopoli, chiedeva la registrazione del marchio denominativo «MONOPOLI» (il marchio contestato) per un ampio numero di prodotti delle Classi 9, 16, 28 e 41. La registrazione veniva accettata il 25 marzo 2011. La ricorrente era inoltre titolare di tre marchi precedenti registrati per l’elemento denominativo «MONOPOLI» nel periodo da novembre 1998 ad agosto 2010. Collettivamente, detti marchi precedenti riguardavano i prodotti delle Classi 9, 16, 25, 28 e 41. Il 25 agosto2015, la Kreativni Događaji d.o.o. (l’interveniente) presentava domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato, adducendo che la domanda di registrazione era stata presentata in malafede. L’interveniente sosteneva che il marchio contestato costituiva un mero deposito reiterato dei marchi precedenti, volto a eludere l’obbligo di dimostrare il loro effettivo uso.

Il 22 giugno 2017, la divisione Annullamento respingeva la domanda di dichiarazione di nullità, rilevando che il deposito reiterato volto a proteggere lo stesso marchio nell’arco di 14 anni, non era, di per sé, indicativo dell’intenzione di eludere l’obbligo di dimostrare l’effettivo uso e che l’interveniente non aveva fornito alcuna prova della malafede della richiedente al momento della presentazione della domanda del marchio contestato. L’interveniente presentava ricorso avverso la decisione di cui sopra e il dibattimento orale si teneva dinanzi alla Seconda Commissione di appello. Il 22 luglio 2019 la Commissione annullava parzialmente la decisione della divisione Annullamento, dichiarava nullo il marchio contestato per una parte dei prodotti e dei servizi coinvolti, respingeva il ricorso per la parte restante e ordinava alle parti di accollarsi le proprie spese quanto ai procedimenti di nullità e di appello. La Commissione riteneva che, sulla base degli elementi di prova adotti, la richiedente avesse agito in malafede nel presentare domanda di registrazione del marchio contestato (22/07/2019, R 1849/2017‑2, MONOPOLI, § 86).

La richiedente presentava ricorso dinanzi al Tribunale, facendo valere due argomenti di diritto: a) violazione dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del RMC (ora articolo 59, comma 1, lettera b), del RMUE) e b) violazione del diritto a un processo equo. Il presente articolo si concentra sul primo di tali argomenti.

Sentenza
Il Tribunale respingeva il ricorso della richiedente concludendo che la Commissione avesse applicato correttamente l’articolo 52, comma 1, lettera b), del RMC, ai fatti del caso di specie. L’articolo 52, comma 1, lettera b), del RMC, prevede quanto segue:

  1. "Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo allorché:
    […]
    1. al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede".

Poiché non approfondisce ulteriormente in merito a che cosa costituisca "malafede", il regolamento deve essere interpretato in conformità al suo significato nel linguaggio corrente nonché al fine essenziale della legislazione e della precedente giurisprudenza dell’UE (§ 30-34). Il Tribunale ha osservato che l’essenza della malafede è

"la domanda di registrazione di tale marchio non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale al gioco della concorrenza, bensì con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alle consuetudini di lealtà, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine".

[(12/09/2019, C‑104/18P,STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46) (§ 33)]

La buona fede nel deposito è, pertanto, presunta e la malafede, trattandosi di un’intenzione soggettiva esistente al momento del deposito, deve essere dimostrata con prove oggettive. Nel valutare le prove, incidono i fattori elencati nel precedente giurisprudenziale di riferimento in materia di deposito in malafede: Lindt. Questi sono:

(i) il fatto che la richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o per un servizio identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione;
(ii) l’intenzione della richiedente di impedire a tali terzi di continuare a utilizzare un siffatto segno;
(iii) il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo e il segno di cui viene chiesta la registrazione

(11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53).

L’attenzione particolare, tuttavia, in tale caso e nei casi successivi, sull’articolo 59, comma 1, lettera b), del RMUE, era rivolta al fatto che l’elenco di fattori non era esaustivo e doveva essere adattato con riferimento al significato di malafede e allo scopo della tutela del marchio (§ 36). Tali fattori devono essere interpretati in senso ampio e integrati qualora il caso verta sull’intenzione di trarre un vantaggio generale piuttosto che mirare a un determinato concorrente; la sentenza Sky conferma che la malafede si applica in modo assoluto a un tale caso (cfr. 29/01/2020, C‑371/18, SKY, EU:C:2020:456, § 77-78).

Su questo punto, il Tribunale ha concluso quanto segue:

"Dal ragionamento seguito dalla commissione d'appello, come riassunto ai precedenti punti da 59 a 64, emerge senza ambiguità che non è il fatto di reiterare il deposito di un marchio dell’Unione europea ad essere stato ritenuto indicatore della malafede della richiedente, bensì il fatto che gli elementi del fascicolo dimostrassero che quest’ultima aveva deliberatamente tentato di eludere una norma fondamentale del diritto dei marchi dell’Unione europea, ossia quella relativa alla prova dell’uso, per trarne vantaggio a discapito dell’equilibrio del regime dei marchi dell’Unione europea istituito dal legislatore dell’Unione" (§ 69).

Il Tribunale ha poi respinto le giustificazioni della richiedente per il deposito reiterato del marchio, in cui si sosteneva, tra l’altro, l’assenza di qualsivoglia danno derivante da tale attività, che era una pratica comune e accettata nel settore e che aveva il vantaggio dell’efficienza amministrativa.

Rilevanza pratica

Tale sentenza applica il diritto in materia di deposito in malafede, di solito limitato ai casi in cui un richiedente cerca di trarre un vantaggio su un determinato concorrente impedendo l’uso di un particolare marchio, fino ai casi in cui l’intento è quello di trarre un vantaggio più generale in termini di strategia relativa alla proprietà intellettuale. Vi si sottolinea il fatto che l’elusione di una norma del diritto dell’UE è l’essenza della malafede intenzionale e che l’argomentazione a sostegno della constatazione di malafede sarà più forte laddove vi sia un evidente vantaggio tratto dal richiedente o un danno arrecato a terzi mediante l’elusione della norma. Tuttavia, data la natura della malafede quale intenzione soggettiva, non è necessario che tale vantaggio o danno si concretizzi. Ciò che conta è che tale intenzione fosse presente al momento del deposito (§ 79-84). Questo è il motivo per cui il deposito reiterato di un marchio non è, di per sé, un atto di malafede, che dipende interamente dall’intenzione della richiedente al momento dello stesso (§ 82).

Infine, il Tribunale ha rigettato tutte le giustificazioni della richiedente per tale deposito reiterato, comprese quelle sull’efficienza procedurale (§ 108) e sulla natura comunemente accettata della prassi di deposito reiterato (§ 92). Ciò implica che, una volta confutata sulla base di elementi di prova la presunzione di buona fede, sarebbero necessari motivi fondati per evitare la constatazione di malafede.

 

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