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«Marque invalidée: fin de la partie!»

July 01, 2021 - case_law_comment
«Marque invalidée: fin de la partie!»

«Marque invalidée: fin de la partie!»

Quand le dépôt réitéré d’une marque sera-t-il inacceptable pour cause de mauvaise foi? Le Tribunal se prononce sur la question.


21/04/2021, T‑663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211

Stefan Martin, membre de la deuxième chambre de recours; Jonathan Boyd, stagiaire à l’EUIPO
Cet article reflète les points de vue et opinions des auteurs, et non la position de l’EUIPO.

Contexte

Le 30 avril 2010, Hasbro Inc. (la demanderesse), fabricant du célèbre jeu de société Monopoly, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale «MONOPOLY» (la marque contestée) pour des produits de grande consommation compris dans les classes 9, 16, 28 et 41. Cet enregistrement a été accepté le 25 mars 2011. La demanderesse était également titulaire de trois marques antérieures pour le mot «MONOPOLY», enregistrées entre novembre 1998 et août 2010. Collectivement, ces marques antérieures couvraient des produits compris dans les classes 9, 16, 25, 28 et 41. Le 25 août 2015, Kreativni Događaji d.o.o. (l’intervenante) a demandé la nullité de la marque contestée, au motif qu’elle avait été demandée de mauvaise foi. L’intervenante a fait valoir que la marque contestée était un simple dépôt réitéré des marques antérieures, destiné à contourner la nécessité de prouver l’usage sérieux de ces marques antérieures.

Le 22 juin 2017, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité. Elle a considéré que le dépôt réitéré visant à protéger la même marque sur une période de 14 ans n’était pas, en soi, révélateur d’une intention de se soustraire à la nécessité de prouver un usage sérieux et que l’intervenante n’avait produit aucune preuve de la mauvaise foi de la requérante lors du dépôt de la marque contestée. L’intervenante a formé un recours contre cette décision et une procédure orale a eu lieu devant la deuxième chambre de recours. Le 22 juillet 2019, la chambre de recours a partiellement annulé la décision de la division d’annulation, a déclaré la nullité de la marque contestée pour certains des produits et services visés, a rejeté le recours pour les produits et services restants et a condamné les parties à supporter leurs propres frais exposés aux fins des procédures de nullité et de recours. La chambre de recours a conclu que, sur la base des éléments de preuve qui lui avaient été présentés, la demanderesse avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (22/07/2019, R 1849/2017‑2, MONOPOLY, § 86).

La requérante a formé un recours devant le Tribunal, en invoquant deux moyens: i) la violation de l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC [devenu l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE], et ii) la violation du droit à un procès équitable. Cet article porte sur le premier de ces moyens.

L’arrêt
Le Tribunal a rejeté le recours de la demanderesse en concluant que la chambre de recours avait correctement appliqué l’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC aux faits de l’espèce. L’article 52, paragraphe 1, point b), du RMC dispose ce qui suit:

  1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
    […]
    1. lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

Étant donné que le règlement ne précise pas davantage ce qui constitue la «mauvaise foi», il doit être interprété conformément à son sens habituel dans le langage courant, ainsi qu’à l’objectif fondamental de la législation et de la jurisprudence antérieure des juridictions de l’UE (§ 30-34). La Cour a relevé que l’essence de la mauvaise foi est la suivante:

la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine.

[12/09/2019, C‑104/18 P,STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46] (§ 33)

La bonne foi lors du dépôt est dès lors présumée et la mauvaise foi, en tant qu’intention subjective affichée au moment du dépôt, doit être prouvée par des preuves objectives. Lors de l’appréciation des éléments de preuve, les facteurs énumérés dans l’arrêt de principe relatif au dépôt de mauvaise foi, Lindt, sont déterminants. Ces facteurs comprennent:

i) le fait que le demandeur/la demanderesse sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;
ii) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; ainsi que
iii) le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

(11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53)

Toutefois, dans cette affaire ainsi que dans des affaires ultérieures portant sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’accent était mis sur le fait que la liste des facteurs n’était pas exhaustive et devait être adaptée en fonction de la signification de la mauvaise foi et de l’objectif de la protection de la marque (§ 36). Ces facteurs doivent être interprétés au sens large et complétés lorsque l’affaire vise à obtenir un avantage général plutôt qu’à cibler un concurrent spécifique, et l’arrêt Sky confirme que la mauvaise foi s’applique de toute évidence à une telle affaire (voir 29/01/2020, C‑371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 77‑78).

Sur ce point, le Tribunal a conclu comme suit:

En effet, le raisonnement suivi par la chambre de recours, tel que résumé aux points 59 à 64 ci‑dessus, fait apparaître sans ambiguïté que c’est non pas le fait de réitérer le dépôt d’une marque de l’Union européenne qui a été considéré comme étant révélateur de la mauvaise foi de la requérante, mais le fait que les éléments du dossier démontraient que cette dernière avait délibérément visé à contourner une règle fondamentale du droit des marques de l’Union européenne, à savoir celle relative à la preuve de l’usage, pour en tirer profit au détriment de l’équilibre du régime des marques de l’Union européenne établi par le législateur de l’Union (§ 69).

Le Tribunal a ensuite rejeté les justifications de la requérante pour le dépôt réitéré de la marque, selon lesquelles aucune atteinte n’était portée à cette activité, qu’elle était courante et acceptée dans le secteur et qu’elle présentait l’avantage d’une efficacité administrative.

Importance pratique

Cet arrêt applique la législation relative au dépôt de mauvaise foi, généralement limitée aux affaires dans lesquelles un demandeur cherche à tirer un avantage sur un concurrent particulier en anticipant l’usage d’une marque particulière, aux affaires dans lesquelles un avantage plus général en matière de stratégie de PI est recherché. Il souligne le fait que le contournement d’une règle du droit de l’UE est la clef de voûte de l’intention de mauvaise foi, et que les arguments en faveur de la constatation de la mauvaise foi seront plus solides lorsque le demandeur tire un avantage clair du contournement de la règle ou lorsque ce contournement porte préjudice à un tiers. Toutefois, compte tenu du fait que la mauvaise foi est une intention subjective, il n’est pas nécessaire que cet avantage ou ce préjudice se concrétise réellement. Ce qui importe, c’est qu’une telle intention existait au moment du dépôt (§ 79‑84). C’est la raison pour laquelle le dépôt réitéré d’une marque n’est pas, en soi, un acte de mauvaise foi, mais dépend entièrement de l’intention du demandeur au moment du dépôt réitéré (§ 82).

Enfin, le Tribunal a rejeté toutes les justifications avancées par la requérante pour justifier le dépôt réitéré, y compris celles relatives à l’efficacité procédurale (§ 108) et au caractère communément admis de la pratique de dépôt réitéré (§ 92). Cela suggère qu’une fois que la présomption de bonne foi a été réfutée par des éléments de preuve, des raisons ou motifs solides et dûment motivés seraient nécessaires pour éviter de conclure à la mauvaise foi.

 

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