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Syrena Meluzyna. ¿Uso genuino de una marca sin una sola venta?

November 25, 2020 - case_law_comment

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea examina la cuestión de si el trabajo preparatorio para conseguir clientes constituye un uso genuino de una marca, aunque en realidad no haya ventas.


La prueba del uso efectivo de una marca sin que se haya producido una sola venta. ¿Es posible? «Sí lo es», afirma rotundamente el Tribunal General (23/09/2020, T677/19, SYRENA, EU:T:2020:424)
 
Mediante una sentencia de 23 de septiembre de 2020, el Tribunal General desestimó un recurso por el que se solicitaba la anulación de una resolución de la Segunda Sala  de Recurso, que confirmaba que los trabajos preparatorios para conseguir clientes constituyen un uso efectivo de una marca.

Hechos

El 7 de enero de 2011, la Oficina registró la marca «SYRENA» para diversos productos comprendidos en la Clase 9 (videojuegos), en la Clase 12 (vehículos automóviles para locomoción terrestre y sus piezas) y en la Clase 28 (juegos y juguetes ). El 22 de abril de 2016, la parte solicitante de la anulación, Polfarmex S.A., presentó una solicitud de caducidad de la marca. Finalmente, la marca fue anulada por falta de uso efectivo, salvo en el caso de los automóviles comprendidos en la Clase 12. Ambas partes interpusieron recurso y ambos fueron desestimados por la Segunda Sala  de Recurso el 11 de julio de 2019 (asuntos acumulados R 1861/2018‑2 y R 1840/2018‑2). La Sala de Recurso consideró que, a pesar de la falta de pruebas de ventas reales, las pruebas en su conjunto demostraban que «los automóviles estaban a punto de comercializarse y que los trabajos preparatorios para garantizarse la clientela de dichos vehículos parecían estar en curso» (apartado 8). La parte solicitante de la anulación presentó un recurso de anulación, alegando, entre otras cosas, que la Sala de Recurso había incurrido en un error al determinar, basándose únicamente en las actividades de promoción y de preparación, que la marca controvertida había sido objeto de un uso efectivo, aunque no se hubiera fabricado ni vendido un solo coche.

Análisis: uso efectivo de una marca en caso de falta de ventas reales

En la versión francesa de la sentencia (a diferencia de la versión inglesa, que contiene ciertas ambigüedades), el Tribunal General declaró que el uso efectivo de una marca debe referirse a productos y servicios «ya comercializados o cuya comercialización, preparada por la empresa con el fin de asegurarse la clientela, en particular mediante campañas publicitarias, sea inminente» (apartado 41). A este respecto, el Tribunal General reconoce que el titular no vendió un solo automóvil con su marca (apartado 62). Sin embargo, el propietario firmó, dentro del plazo pertinente, un acuerdo de cooperación y un acuerdo de coexistencia para la fabricación de automóviles, y el 16 de septiembre de 2015 se presentó al público un modelo a escala 1: 5 del SYRENA Meluzyna. Posteriormente, los días 11 y 12 de diciembre de 2015, durante la 53.ª edición del «Warsaw Barbórka Rally», se utilizó un modelo prototipo. El propietario también publicó un folleto con datos técnicos y el precio del modelo SYRENA Meluzyna (60 000 EUR). En un artículo de prensa, se mencionaba que el propietario tenía previsto fabricar 25 vehículos de este modelo. Las pruebas también se refieren a intercambios de correspondencia con al menos dos terceros que habían manifestado su interés por comprar el vehículo, habiéndose cursado una orden de compra de cinco unidades, que fue posteriormente cancelada. Contrariamente a la tesis defendida por la parte solicitante, ello no constituye una mera actividad preparatoria simbólica e infructuosa.

Importancia práctica

La sentencia objeto de examen se hace eco de la razón de ser de la exigencia de demostrar el uso, es decir, no de evaluar el éxito comercial o de revisar la estrategia económica del titular de una marca, sino de garantizar que el uso de que se trate no tenga la finalidad única de preservar los derechos conferidos por la marca (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43). Dicho esto, la sentencia debe abordarse con cautela y no debe exagerarse su importancia práctica. El mero hecho de que la parte oponente tuviera la intención de comercializar un producto y de que se llevara a cabo cierto trabajo preparatorio no constituye necesariamente un uso efectivo. La sentencia se dictó en un contexto muy específico y estricto: el del mercado del automóvil de carreras. Como señaló el Tribunal General en una sentencia anterior, «el mercado de que se trata es el de la producción y venta de vehículos deportivos de gama alta con especificaciones técnicas que no están destinadas a un uso normal y cotidiano y cuyo precio es superior al de la mayoría de los vehículos de uso privado. Es sabido que este mercado se caracteriza a menudo por una demanda relativamente baja, por la producción contra un pedido específico y por la venta de un número limitado de vehículos, como confirma el artículo de la BBC [...] Por lo tanto, la presentación de documentos contables que recojan cifras de ventas o facturas no es necesaria para demostrar el uso efectivo de la marca de que se trata» [15/07/2015, T-398/13, TVR Italia (fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 57]. Además, parece poco plausible que el titular de la marca impugnada hubiera invertido tanto tiempo, esfuerzo y gastos únicamente en el mantenimiento de los derechos sobre la marca.


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