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Se omite lo esencial

March 23, 2021 - case_law_comment
Se omite lo esencial

Se omite lo esencial

VROOM y la confusión entre forma y función a efectos de la clasificación de productos y servicios. 24/02/2021, T‑56/20, VROOM, EU:T:2021:103


JURISPRUDENCIA COMENTADA por Stefan Martin, miembro de la Segunda Sala de Recurso.

Los puntos de vista y las opiniones que se comparten en este artículo no representan los puntos de vista ni las opiniones de la EUIPO, sino que constituyen únicamente la perspectiva personal de los autores

El artículo 33, apartado 2, del RMUE establece que:

  1. El solicitante identificará los productos y servicios para los que se solicita la protección de la marca con la suficiente claridad y precisión como para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, sobre esa única base, el grado de protección requerido.

El 6 de diciembre de 2017, la Bezos Family Foundation (la solicitante) presentó una solicitud de registro de la marca denominativa «VROOM» para software de ordenador, en concreto una aplicación móvil para suministrar información y desempeñar actividades y realizar juegos de aprendizaje y educación en el ámbito del desarrollo infantil temprano y la educación infantil temprana, en la clase 9. El 27 de abril de 2018, SNCF Mobilités (la parte oponente) presentó una oposición con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE basada en la marca denominativa francesa anterior «POP & VROOM» registrada para, entre otros, software y aplicaciones móviles incluidos en la clase 9. El 17 de abril de 2019, la División de Oposición estimó la oposición, denegando íntegramente la solicitud de registro.

La solicitante interpuso recurso ante la Sala de Recurso. La Sala de Recurso lo desestimó, por apreciar un riesgo de confusión debido, entre otras cosas, a la identidad de los productos en cuestión (20/11/2019, R 1288/2019‑5, Vroom / Pop & Vroom, § 60). En particular, rechazó el argumento de la solicitante según el cual el software informático y las aplicaciones móviles no son lo suficientemente claros y precisos en el sentido del artículo 33, apartado 2, del RMUE y de la destacada sentencia del TJUE en el asunto IP Translator (19/06/2012, C‑307/10, IP Translator, EU:C:2012:361).

La solicitante interpuso recurso ante el Tribunal General, invocando un único alegato: la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

Razonamiento del Tribunal

El caso era razonablemente sencillo en todos los aspectos, excepto en lo relativo a la comparación de los productos. En este caso, la solicitante alegó que las categorías más amplias (software informático, aplicaciones móviles y diseño de software informático) para las que se registró la marca anterior debían entenderse como aplicables únicamente en el ámbito del transporte, el ámbito de actividades de la parte oponente, y que eran demasiado vagas e imprecisas para cumplir con lo estipulado en el artículo 33, apartado 2, del RMUE. El Tribunal respondió que, cuando una marca anterior cubre una categoría más amplia dentro de la cual se incluyen los productos de la marca solicitada, los productos de ambas marcas se consideran idénticos (07/07/2005, T‑385/03, Biker Miles, EU:T:2005:276, § 32) (§ 33). Además, el hecho de que la marca incluyera productos y servicios relacionados con el transporte y que esta fuera la principal actividad comercial de la parte oponente impedía que las categorías más amplias de software informático y aplicaciones móviles se interpretaran de forma restrictiva y restringida a este contexto. Por último, el Tribunal evitó tener que considerar si los programas informáticos y las aplicaciones móviles eran lo suficientemente claros y precisos al concluir que, aunque no fuera este el caso, ello no afectaría al resultado de la comparación de los productos (§ 31). Esto se debe a que la validez de las marcas nacionales anteriores no puede ser cuestionada en los procedimientos de oposición (24/05/2012, Fórmula 1 Licensing v OHIM, C‑196/11 P, EU:C:2012:314), la falta de claridad y precisión no era un motivo de nulidad de la marca anterior (29/01/2020, SKY, C‑371/18, EU:C:2020:45) (§ 29) y en ningún extremo de la legislación o jurisprudencia se estableció o se dio por implícito que una claridad y una precisión insuficientes impidieran el uso de una marca para oponerse a un registro posterior (§ 30). En consecuencia, los productos de ambas marcas eran idénticos.

Software informático como categoría clara y precisa

VROOM es un claro ejemplo de los problemas causados por la confusión entre la forma de los productos y su finalidad o función. El simple hecho de saber que algo es un «software» no proporciona ninguna información sobre lo que realmente hace. Es evidente que en la forma se trata de productos digitales, pero no lo es su función o finalidad. Es cierto que, en 2015, el Tribunal General resolvió que el software informático cumplía los requisitos de claridad y precisión (29/04/2015, T‑717/13, SHADOW COMPLEX / BusinessShadow et al., EU:T:2015:242). También es cierto que, conforme a la práctica común en materia de indicaciones generales que figuran en los títulos de clase de Niza, adoptada el 20 de noviembre de 2013 por todas las oficinas nacionales de la UE, el software informático no estaba incluido en la lista de 11 indicaciones generales que se consideran carentes de claridad y precisión (https://www.tmdn.org/network/documents/89965/72f4fcce-106c-4de6-b684-822e5131fbac). Por otro lado, en su Dictamen en Sky et al. el Abogado General Tanchev concluyó que el «registro de una marca para software informático no está justificado y es contrario al interés público, porque confiere a su titular un monopolio extremadamente amplio que no puede justificarse por ningún interés comercial legítimo del titular» (16/10/2019, C‑371/18, SKY, EU:C:2019:864).

Este punto se destaca en otras jurisdicciones. Las directrices de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) son las siguientes:

  • Cualquier identificación de productos para programas de ordenador debe ser lo suficientemente específica como para que permita apreciar el riesgo de confusión. El objeto de la exigencia de especificidad en la designación de los programas de ordenador es evitar que se pronuncien denegaciones innecesarias de registro en virtud del artículo 15, apartado 1052, punto d) del U.S.C, cuando los productos concretos de las partes no están relacionados y no existe conflicto en el mercado.

    [Manual de procedimiento de examen de marcas de la USPTO, 1402.03(d)]

Las orientaciones de los Estados Unidos muestran la deficiencia en el enfoque europeo actual. El conflicto en el mercado, o el riesgo de confusión, es el eje central de las marcas y es ignorado por el enfoque europeo en relación con el software. Este enfoque se centra en la taxonomía y la categorización de los productos en función de la importancia de su similitud conceptual, y por lo tanto ha perdido su sentido. El software informático es una categoría clara y precisa en el sentido de que sus límites se definen y son verificables; sin embargo, esta no es la cuestión. La amplitud funcional de la categoría de software significa que es perfectamente posible que distintos desarrolladores produzcan software bajo marcas idénticas con un riesgo insignificante de confusión, a lo sumo. VROOM es un ejemplo de ello, ya que los mercados de servicios de transporte y de ayudas educativas para los niños deben ser enteramente distintos. Al impedir el registro de VROOM como marca para ambos programas informáticos simultáneamente, el enfoque europeo subvierte la función de una marca, lo que tiene como resultado impedir la eficiencia económica en lugar de promoverla.

Dado que los productos y servicios se prestan cada vez más por vía digital, el error de confundir forma y sustancia en el mercado será cada vez más insostenible. VROOM ofrece un ejemplo de la injusticia e ineficiencia de las disposiciones actuales. Si bien las limitaciones de procedimiento impidieron un resultado diferente en el presente caso, este pone de manifiesto la necesidad de reconsiderar el actual enfoque europeo respecto al software informático en tanto que categoría de productos clara y precisa.

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