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El artículo 8, apartado 3 ¿se aplica únicamente a marcas idénticas y a productos idénticos?

January 07, 2021 - case_law_comment
El artículo 8, apartado 3 ¿se aplica únicamente a marcas idénticas y a productos idénticos?

El artículo 8, apartado 3 ¿se aplica únicamente a marcas idénticas y a productos idénticos?
El artículo 8, apartado 3 ¿se aplica únicamente a marcas idénticas y a productos idénticos? «No», afirma el Tribunal de Justicia.

Los puntos de vista y las opiniones que se comparten en este artículo no representan los puntos de vista ni las opiniones de la EUIPO, sino que constituyen únicamente la perspectiva personal de los autores.
 
El Tribunal de Justicia ofrece orientaciones claras sobre la prueba que se ha de aplicar en virtud del artículo 8, apartado 3, del RMUE (11/11/2020, C‑809/18 P, MINERAL MAGIC / MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER et al., EU:C:2020:902).
 
                                                              
Antecedentes

 
El 18 de septiembre de 2013, John Mills Limited («el solicitante») solicitó el registro de la marca denominativa Mineral Magic para ciertos productos cosméticos de la clase 3. El 23 de abril de 2014, Jerome Alexander Consulting Corp. («la parte oponente») formuló oposición contra dicha solicitud, basada en la marca denominativa Magic Minerals by Jerome Alexander. La marca anterior llevaba registrada desde el 15 de enero de 2013 en los Estados Unidos, con el n.º 4 274 584, en relación con «polvos faciales que contienen minerales». La parte oponente alegó que ella y el solicitante habían celebrado un «Acuerdo de distribución», el 26 de junio de 2011, sobre la venta de productos de cuidado personal, incluidos los cosméticos, a través de la marca denominada Magic Minerals by Jerome Alexander. La oposición se fundamentó, entre otros, en el artículo 8, apartado 3, del RMUE, que establece que: «Mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o este representante justifique su actuación».
 
La oposición fue desestimada en primera instancia sobre la base de que los signos objeto de la controversia diferían en algunos elementos que afectaban sustancialmente su carácter distintivo. En apelación, la Sala de Recurso disintió. Concluyó que, en el momento de la presentación de la solicitud de la marca de la Unión Europea impugnada, el 18 de septiembre de 2013, existía una relación comercial real, efectiva y duradera entre las partes que generaba una obligación general de confianza y lealtad, especialmente en relación con los intereses de la marca de la parte oponente en el registro estadounidense Magic Minerals by Jerome Alexander. La Sala de Recurso, amparándose en la jurisprudencia, sostuvo que el artículo 8, apartado 3, del RMUE se refería a aquellos casos en que tanto los signos como los productos o servicios comparados fueran idénticos o similares. El solicitante presentó un recurso de anulación de la resolución. El Tribunal General anuló la resolución de la Sala, haciendo hincapié en que la aplicación del artículo 8, apartado 3, requiere marcas idénticas, y no meramente similares. La EUIPO presentó entonces un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia.
 
 
Análisis
 
En el caso de autos, el Tribunal reconoce que el texto del artículo 8, apartado 3, del RMUE no requiere explícitamente que la marca impugnada solicitada por el agente o representante sea idéntica a la marca anterior (§ 57). Tampoco excluye el concepto de comercio similar del ámbito de aplicación de la disposición. Como resultado, el Tribunal tuvo que considerar la interpretación del artículo 8, apartado 3, del RMUE.
 
 
Antecedentes legislativos
 
El Tribunal apunta que los travaux préparatoires hacen referencia específica al artículo 6 septies del Convenio de París. Las Actas de la Conferencia de Lisboa establecen que: «En virtud del objeto de la disposición, también se podrá aplicar cuando la marca respecto a la que ha solicitado el registro el agente o el representante no es idéntica sino similar a la marca del propietario en cuestión» (Actes de Lisbonne, 681). El Tribunal concluye que, por consiguiente, los antecedentes legislativos respaldan el resultado de que el artículo 8, apartado 3, del RMUE no se limita «exclusivamente a los supuestos en que las marcas en conflicto sean idénticas [...]» (§ 69).
 
 
Los objetivos del artículo 8, apartado 3, del RMUE
 
El Tribunal subraya que la capacidad de oponerse a marcas similares sobre la base del artículo 8, apartado 3, del RMUE viene corroborada por la finalidad que persigue la citada disposición, que es evitar que el agente o el representante del titular de una marca se apropien indebidamente de esta, puesto que estos últimos pueden explotar los conocimientos y la experiencia adquiridos durante la relación comercial, en perjuicio de ese titular (§ 71-72). De hecho, la protección concedida por el artículo  8, apartado 3, del RMUE sigue el principio de que las transacciones comerciales deben efectuarse de buena fe. Asimismo, si el artículo 8, apartado 3, del RMUE se aplicara solo a los signos idénticos, para productos o servicios idénticos, esto privaría a la disposición de cualquier effet utile, dado que el agente podría simplemente hacer pequeñas modificaciones a la marca anterior, manteniendo, sin embargo, sus elementos distintivos.
 
 
Interpretación esquemática del artículo 8, apartado 3, del RMUE
 
El Tribunal señaló que limitar el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 3, del RMUE a marcas idénticas pondría en tela de juicio la configuración general del Reglamento. Esto se debe a que el titular de la marca anterior se vería privado de la capacidad de oponerse a marcas similares sobre la base del artículo 8, apartado 3, del RMUE, mientras que el agente o el representante, una vez efectuado tal registro, estarían facultados a formular oposición a posteriores registros de la marca inicial debido a la similitud, en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE (§ 70).
 
 
Similitud de los productos y servicios
 
Una cuestión similar surgió para los productos y servicios, y la conclusión del Tribunal fue la misma: «Por consiguiente, por razones análogas a las expuestas en los apartados 70 a 73 de la presente sentencia, relacionadas con la configuración del artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, y con el objetivo que persigue, la aplicación de esta disposición no puede quedar excluida por el hecho de que los productos o servicios a que se refiere la solicitud de registro y los que designa la marca anterior no sean idénticos, sino similares» (§ 99).
 
 
Definir la noción de «agente o representante»
 
El Tribunal subraya que el objetivo legislativo requiere una interpretación amplia de «agente» y «representante» (§ 84), que puede abarcar todas las formas de relación basadas en un acuerdo contractual en virtud del cual una de las partes representa los intereses de la otra, de modo que «pueda crear una relación de confianza, imponiendo al solicitante de la marca, expresa o implícitamente, una obligación general de confianza y de lealtad con respecto a los intereses del titular de la marca anterior» (§ 85). En el caso de autos, el «Acuerdo de distribución» entre las partes para los productos designados como «Magic Minerals by Jerome Alexander» convirtió al solicitante en el distribuidor de la parte oponente en la UE y en todo el mundo. Cabe destacar que contenía cláusulas de exclusividad y no competencia, y las condiciones sobre los DPI de la parte oponente relacionados con sus productos. A la luz de los factores relevantes, el Tribunal consideró que el solicitante debía considerarse como «agente» del titular a efectos del artículo 8, apartado 3, del RMUE (§ 87).
 
 
Importancia práctica
 
Con la conclusión de que el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 3, del RMUE no debería limitarse a signos idénticos, sino que también debería extenderse a marcas similares, el Tribunal ha puesto fin a la incertidumbre creada por el tribunal inferior en la sentencia recurrida. No obstante, el grado de similitud de las marcas requerido con arreglo al artículo 8, apartado 3, del RMUE sigue sin estar claro, dado que el Tribunal no aborda esta cuestión. Si reflexionamos, es una decisión sólida. La definición a priori del grado exacto de semejanza entre los signos privaría, probablemente, a esa disposición de la flexibilidad necesaria para adaptar su ámbito de aplicación a los diferentes modos en que el agente puede tratar de imitar o apropiarse indebidamente de la marca del mandante.

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