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Sin pasar por la casilla de SALIDA y sin cobrar una marca registrada

July 01, 2021 - case_law_comment
Sin pasar por la casilla de SALIDA y sin cobrar una marca registrada

Sin pasar por la casilla de SALIDA y sin cobrar una marca registrada

¿Cuándo será inaceptable la presentación reiterada de una solicitud de una marca por mala fe? El Tribunal General tiene la respuesta.


21/04/2021, T‑663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211

Stefan Martin, miembro de la Segunda Sala de Recurso; Jonathan Boyd, trabajador en prácticas de la EUIPO
Este artículo refleja las opiniones y puntos de vista de los autores, no la posición de la EUIPO.

Antecedentes

El 30 de abril de 2010, Hasbro Inc. (el solicitante), fabricante del famoso juego de mesa Monopoly, solicitó el registro de la marca denominativa «MONOPOLY» (la marca impugnada) para una amplia gama de productos incluidos en las clases 9, 16, 28 y 41. Dicho registro fue aceptado el 25 de marzo de 2011. El solicitante también era titular de tres marcas anteriores para la palabra «MONOPOLY» registradas entre noviembre de 1998 y agosto de 2010. En conjunto, estas marcas anteriores abarcaban productos en las clases 9, 16, 25, 28 y 41. El 25 de agosto de 2015, Kreativni Događaji d.o.o. (la parte coadyuvante) solicitó la declaración de nulidad de la marca impugnada por haber sido solicitada de mala fe. La parte coadyuvante alegó que la marca impugnada no era más que una  solicitud reiterada de las marcas anteriores, destinada a eludir la obligación de probar el uso efectivo de estas marcas anteriores.

El 22 de junio de 2017, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad. Consideró que una nueva presentación de una solicitud para proteger la misma marca durante catorce años no era indicativa, per se, de la intención de eludir la obligación de probar el uso efectivo, y que la parte coadyuvante no había aportado ninguna prueba que demostrase la mala fe del solicitante al presentar la solicitud de la marca impugnada. La parte coadyuvante recurrió esta resolución y el procedimiento oral tuvo lugar ante la Segunda Sala de Recurso. El 22 de julio de 2019, la Sala anuló parcialmente la resolución de la División de Anulación, declaró la nulidad de la marca impugnada para algunos de los productos y servicios designados, desestimó el recurso en todo lo demás y condenó a las partes a cargar con sus propias costas relativas a los procedimientos de nulidad y de recurso. La Sala consideró que, sobre la base de las pruebas presentadas, el solicitante había actuado de mala fe al solicitar el registro de la marca impugnada (22/07/2019, R 1849/2017‑2, MONOPOLY, § 86).

El solicitante interpuso un recurso ante el Tribunal General, e invocó los dos motivos siguientes: (i) la vulneración del artículo 52, apartado 1, letra b), del RMC [en la actualidad artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE], y (ii) la vulneración del derecho de defensa. Este artículo se centra en el primero de estos motivos.

La sentencia

El Tribunal desestimó el recurso del solicitante al considerar que la Sala había aplicado correctamente el artículo 52, apartado 1, letra b) del RMC a los hechos del asunto. El artículo 52, apartado 1, letra b) del RMC establece:

  1. La marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:
    1. cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Dado que el Reglamento no entra en más detalles sobre lo que constituye «mala fe», debe interpretarse de acuerdo con su significado en el lenguaje corriente, así como con el propósito fundamental de la legislación y con la jurisprudencia anterior de los tribunales de la UE (§ 30-34). El Tribunal señaló que, en esencia, por mala fe se entiende:

no haber presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin ni si quiera dirigirse a un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación del origen.

(12/09/2019, C‑104/18 P,STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46) (§ 33)

Por lo tanto, la presentación de la solicitud se presume de buena fe, y la mala fe, al ser una intención subjetiva mantenida en el momento de la presentación de la solicitud, debe demostrarse mediante pruebas objetivas. A la hora de evaluar las pruebas, han influido los factores enumerados en el asunto principal relativo a la mala fe del solicitante en el momento de presentar la solicitud de marca comunitaria, Lindt. Son los siguientes:

(i) el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;
(ii) la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo; y
(iii) el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.

(11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53)

Sin embargo, en ese asunto y en asuntos posteriores, el énfasis que se hacía en el artículo 59, apartado 1, letra b), del RMUE era que la lista de factores no era exhaustiva y debía adaptarse en relación con el significado de mala fe y la finalidad de la protección de la marca (§ 36). Estos factores deben interpretarse en sentido amplio y complementarse cuando se trata de un caso en el que se busca una ventaja general en lugar de enfocarse en un competidor específico, y el asunto Sky confirma que la mala fe es absolutamente aplicable a tal caso (véase 29/01/2020, C‑371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 77-78).

A este respecto, el Tribunal concluyó lo siguiente:

En efecto, el razonamiento seguido por la Sala de Recurso, tal como se resume en los apartados 59 a 64 anteriores, muestra de forma inequívoca que no es la presentación reiterada de la solicitud de registro de una marca de la Unión lo que se consideró indicativo de la mala fe por parte del solicitante, sino que de los autos resultara que su intención había sido eludir una norma fundamental del Derecho de marcas de la Unión, a saber, la relativa a la prueba del uso, para beneficiarse de este Derecho en detrimento del equilibrio del sistema de marcas de la UE establecido por el legislador de la UE (§ 69).

El Tribunal desestimó, a continuación, las justificaciones del solicitante para haber solicitado la marca reiteradamente, entre las que se incluían que esta práctica no causaba ningún perjuicio, que era común y aceptada en el sector y que tenía la ventaja de la eficiencia administrativa.

Importancia práctica

Esta sentencia aplica la ley sobre la presentación de solicitudes de mala fe, que suele limitarse a los casos en los que un solicitante intenta obtener una ventaja sobre un competidor concreto anticipando el uso de una marca concreta, a los casos en los que se busca una ventaja más general en la estrategia de PI. Subraya el hecho de que la elusión de una norma del Derecho de la Unión es la piedra angular de la intención de mala fe, y que los argumentos para constatar la mala fe serán más sólidos cuando exista una clara ventaja obtenida por el solicitante o un perjuicio para un tercero causado por la elusión de la norma. Sin embargo, dada la naturaleza subjetiva de la mala fe, no es necesario que esta ventaja o perjuicio se materialice realmente. Lo importante es que tal intención estuviera presente en el momento de la presentación (§ 79-84). Por este motivo, una nueva presentación de una marca no es intrínsecamente una acción de mala fe, sino que depende por completo de la intención del solicitante al presentar la solicitud (§ 82).

Por último, el Tribunal rechazó todas las justificaciones alegadas por el solicitante para haber presentado la solicitud reiteradamente, incluidas las relativas a la eficacia administrativa (§ 108) y al carácter comúnmente aceptado de la práctica de presentación reiterada de solicitudes (§ 92). Esto sugiere que una vez que la presunción de buena fe ha sido refutada mediante pruebas, se necesitarán razones sólidas y bien fundamentadas para evitar la constatación de mala fe.


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