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Una pesada carga probatoria

May 04, 2021 - case_law_comment
Una pesada carga probatoria

Una pesada carga probatoria

El Tribunal General destaca los estrictos requisitos para demostrar que un signo infringe el artículo 7, apartado 1, letra d), del RMUE 17/03/2021, T‑878/19, K‑9, EU:T:2021:146


Stefan Martin, miembro de la segunda Sala de Recurso; Jonathan Boyd, trabajador en prácticas de la EUIPO

Este artículo refleja las opiniones y puntos de vista de los autores, no la posición de la EUIPO.

El artículo 7 del RMUE establece lo siguiente:

  1. Se denegará el registro de:
    las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

Objetivos y ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra d), del RMUE

La finalidad del artículo 7, apartado 1, letra d), del RMUE es evitar el registro de signos o indicaciones que no sean capaces de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas y que, por tanto, no cumplan la función esencial de una marca (§ 19). Esta disposición establece un umbral cualitativo y cuantitativo elevado (§ 50). El carácter habitual de una marca debe apreciarse en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro, aunque la disposición en cuestión no se refiera explícitamente a esos productos o servicios, y también sobre la base de la percepción de la marca por parte del público destinatario (§ 20). El artículo 7, apartado 1, letra d), del RMUE exige un uso efectivo y «constante» del término en el comercio (01/10/2019, R 560/2018‑2, K‑9, § 37). El artículo 7, apartado 1, letra d), del RMUE se aplica no solo a las palabras, sino también a los acrónimos (23/10/2007, T‑405/04, Caipi, EU:T:2007:315, § 33, 45). La evaluación debe realizarse sobre la base de la marca en su conjunto y no de sus elementos individuales (24/08/2008, T‑248/05, I.T.@MANPOWER, EU:T:2008:396, § 62).

Carga y medios de prueba

En los procedimientos de nulidad, se desprende de lo dispuesto en los artículos 59 y 62 del RMUE que la marca registrada se presume válida. En consecuencia, la carga de la prueba recae en el solicitante de la nulidad, que debe demostrar los hechos concretos que ponen en tela de juicio la validez de dicha marca (§ 21). Dicha demostración no puede limitarse a casos aislados o a ejemplos esporádicos (§ 50). Los documentos procedentes de fuera de la UE pueden ser pertinentes si demostran circunstancias que influyen en la percepción del signo por parte del público destinatario de la UE (§ 33 a 35).

En el presente asunto, el Tribunal General señala que el solicitante de la nulidad no ha demostrado que los documentos y publicaciones procedentes de los Estados Unidos se hayan publicado o distribuido en la UE, o consultado por una parte sustancial del público destinatario (§ 35). Además, dado que la existencia de este motivo absoluto debe evaluarse con respecto a la  fecha de solicitud de registro de la marca (§ 43), los documentos expedidos en 2016 y 2017 no son pertinentes para la situación existente en la fecha de presentación, en 2013. Los documentos sin fecha podrán tenerse en cuenta siempre que se utilicen para corroborar hechos revelados por otros documentos que sí lleven una fecha (§ 45).

La marca debe designar los productos o servicios

El solicitante de la nulidad alegó que el signo «K‑9» se ha convertido en habitual en la UE, ya que designa «unidades de perros militares y policiales», tras haberse usado como tal en los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. El Tribunal General concluye que el solicitante de la nulidad no estableció, como exige el artículo 59, apartado 1, letra a), del RMUE, que la marca impugnada se hubiera convertido en habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos, como los arneses, correas de cuerpo para animales, calzado, vestidos, sombrerería y artículos deportivos de las clases 18, 25 y 28 (§ 50). El hecho de que una empresa que preste servicios relacionados con el adiestramiento y la comercialización de perros destinados a asistir a la policía y las fuerzas armadas en su trabajo utilice el término «K‑9» en su denominación social, no significa ni que dicha empresa utilice el término «K‑9» como término genérico y habitual para designar los productos y servicios que suministra ni, a fortiori, que dicho término se haya convertido en habitual en las costumbres leales y constantes del comercio para designar dichos productos y servicios (§ 38-39). El público destinatario debe percibir el signo como la designación de los productos o servicios, y no como una marca (§ 38). El artículo 7, apartado 1, letra d), del RMUE no es aplicable cuando el uso del signo en el mercado lo realiza un único comerciante (distinto del solicitante o titular de la MUE) (07/06/2011, T‑507/08, 16PF, EU:T:2011:253).

Implicaciones prácticas

La resolución confirma una importante línea de sentencias que desestimaron solicitudes de nulidad por carecer de pruebas convincentes o pertinentes. Las solicitudes basadas únicamente en un extracto de la enciclopedia colectiva Wikipedia, una referencia a una publicación científica, algunos enlaces a sitios web accesibles en la UE, una entrada en un diccionario, una búsqueda en Google, las opiniones de personas empleadas por una empresa que participa en las actividades pertinentes o un artículo publicado en una revista científica han fracasado. La jurisprudencia es coherente, en el sentido de que el criterio de valoración aplicable a las pruebas en los asuntos relacionados con el artículo 7, apartado 1, letra d), es elevado. Por lo tanto, deben presentarse pruebas sustanciales de múltiples y diversas fuentes para respaldar tal alegación. El testimonio de un experto lingüista cualificado o los resultados de una encuesta representativa del público destinatario serían, probablemente, convincentes.


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