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Neben der Spur

March 23, 2021 - case_law_comment
Neben der Spur

Neben der Spur

VROOM und die Verwechslung von Form und Funktion bei der Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen. 24/02/2021, T‑56/20, VROOM, EU:T:2021:103


ANALYSE DER RECHTSPRECHUNG von Stefan Martin, Mitglied der Zweiten Beschwerdekammer.

Die in diesem Artikel dargelegten Ansichten und Meinungen geben nicht jene des EUIPO wieder, sondern die persönlichen Ansichten und Meinungen der Verfasser.

Hintergrund

Artikel 33 Absatz 2 UMV sieht Folgendes vor:

  1. Die Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, sind vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzumfang bestimmen können.

Am 6. Dezember 2017 meldete die Bezos Family Foundation (die Anmelderin) die Wortmarke „VROOM“ für Computersoftware, nämlich eine mobile Applikation zur Bereitstellung von Informations- und Lern- sowie Bildungsaktivitäten und Spielen im Bereich der frühkindlichen Entwicklung und frühkindlichen Erziehung in Klasse 9 an. Am 27. April 2018 legte die SNCF Mobilité (die Widersprechende) Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV ein, gestützt auf die ältere französische Wortmarke „POP & VROOM“, eingetragen unter anderem für Computersoftware und mobile Anwendungen in Klasse 9. Am 17. April 2019 gab die Widerspruchsabteilung dem Widerspruch statt und wies die Anmeldung vollumfänglich zurück.

Die Anmelderin legte Beschwerde bei der Beschwerdekammer ein. Die Kammer wies die Beschwerde zurück, da ihrer Ansicht nach unter anderem wegen der Identität der in Rede stehenden Waren Verwechslungsgefahr bestand (20/11/2019, R 1288/2019‑5, Vroom / Pop & Vroom, § 60). Insbesondere wies sie den Vortrag der Anmelderin, Computersoftware und mobile Anwendungen seien nicht hinreichend klar und eindeutig im Sinne von Artikel 33 Absatz 2 UMV und des richtungsweisenden Urteils des EuGH in der Rechtssache IP Translator (19/06/2012, C‑307/10, IP Translator, EU:C:2012:361), zurück.

Die Anmelderin legte Klage beim Gericht ein und stützte sich dabei auf einen einzigen Klagegrund: Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

Zur Begründung des Gerichts

Mit Ausnahme des Warenvergleichs war der Fall in allen Aspekten relativ einfach. Die Anmelderin brachte hierbei vor, dass die weiter gefassten Kategorien (Computersoftware, mobile Anwendungen und Design von Computersoftware), für die die ältere Marke eingetragen ist, darauf beschränkt sein sollten, nur für den Bereich des Transportwesens, das Betätigungsfeld der Widersprechenden, zu gelten, und dass sie zu unklar und ungenau seien, um Artikel 33 Absatz 2 UMV zu genügen. Der Gerichtshof erwiderte, dass, wenn eine ältere Marke eine breitere Kategorie umfasst, in der die Waren der angemeldeten Marke enthalten sind, die Waren der beiden Marken als identisch angesehen werden würden (07/07/2005, T‑385/03, Biker Miles, EU:T:2005:276, § 32, § 33). Auch die Tatsache, dass die Marke Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Transportwesen umfasse und dass es sich hierbei um das Hauptgeschäft der Widersprechenden handele, ließe es nicht zu, die weiter gefassten Kategorien Computersoftware und mobile Anwendungen eng zu fassen und auf diesen Kontext zu beschränken. Schließlich hat es das Gericht vermieden, zu prüfen, ob Computersoftware und mobile Anwendungen ausreichend klar und genau sind, indem es festgestellt hat, dass, selbst wenn dies nicht der Fall wäre, es nicht das Ergebnis des Warenvergleichs beeinflussen würde (§ 31). Die Gültigkeit älterer nationaler Marken könne nämlich im Widerspruchsverfahren nicht in Frage gestellt werden (24/05/2012, Formula 1 Licensing gegen HABM, C‑196/11 P, EU:C:2012:314), mangelnde Klarheit und Eindeutigkeit stelle keinen Nichtigkeitsgrund für die ältere Marke dar (29/01/2020, SKY, C‑371/18, EU:C:2020:45, § 29) und an keiner Stelle in der Gesetzgebung oder Rechtsprechung sei ausgeführt oder impliziert worden, dass mangelnde Klarheit und Eindeutigkeit die Verwendung einer Marke im Hinblick auf das Einlegen eines Widerspruchs gegen eine spätere Eintragung verhindern würde (§ 30). Als solche seien die Waren beider Marken identisch.

Computersoftware als klare und präzise Kategorie

VROOM ist ein klares Beispiel für die Probleme, die durch die Verwechslung der Form der Waren für ihren Zweck oder ihre Funktion verursacht werden. Allein die Kenntnis, dass etwas „Software“ ist, sagt nichts darüber aus, was es tatsächlich tut. Es ist klar, dass die Form der Waren digital ist, es ist aber nicht klar, worin ihre Funktion oder Bestimmung bestehen. Zwar entschied das Gericht im Jahr 2015, dass Computersoftware dem Erfordernis der Klarheit und Eindeutigkeit genügte (29/04/2015, T‑717/13, SHADOW COMPLEX / BusinessShadow et al., EU:T:2015:242). Es trifft auch zu, dass nach der am 20. November 2013 von allen nationalen Ämtern in der EU angenommenen Gemeinsamen Praxis zu den in den Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation enthaltenen Oberbegriffen Computersoftware nicht in die Liste der 11 Oberbegriffe aufgenommen wurde, die als nicht klar und eindeutig gelten (https://www.tmdn.org/network/documents/89965/72f4fcce-106c-4de6-b684-822e5131fbac). In seiner Stellungnahme in Sky et al. kam Generalanwalt Tanchev andererseits zu dem Schluss, dass die Eintragung einer Marke für Computersoftware nicht gerechtfertigt ist und dem öffentlichen Interesse widerspricht, da sie dem Inhaber ein Monopol ungeheuren Umfangs gewährt, das durch kein legitimes geschäftliches Interesse des Inhabers gerechtfertigt werden kann (16/10/2019, C‑371/18, SKY, EU:C:2019:864).

Dieser Punkt wird in anderen Rechtssystemen hervorgehoben. Die Leitlinien des Patent- und Markenamts der Vereinigten Staaten (USPTO) lauten wie folgt:

  • Jede Identifizierung von Waren für Computerprogramme muss hinreichend konkret sein, um Feststellungen zur Verwechslungsgefahr zu ermöglichen. Der Zweck der Forderung nach Spezifizität bei der Identifizierung von Computerprogrammen besteht darin, die Ausstellung unnötiger Schutzverweigerungen nach 15 U.S.C. §1052 Buchstabe d zu vermeiden, wenn die tatsächlichen Waren der Parteien nicht verwandt sind und auf dem Markt kein Konflikt besteht.

    (USPTO Trademark Manual of Examining Procedure, 1402.03[d])

Die US-Leitlinien zeigen den Mangel des derzeitigen europäischen Ansatzes auf. Der Marktkonflikt bzw. die Verwechslungsgefahr sind der Schwerpunkt von Marken und werden vom europäischen Ansatz in Bezug auf Software ignoriert. Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Taxonomie und Kategorisierung von Waren danach, wie ähnlich sie einander in konzeptioneller Hinsicht sind, und hat damit seine Gültigkeit verloren. Zwar ist Computersoftware eine klare und präzise Kategorie in dem Sinne, dass ihre Grenzen definiert und feststellbar sind, doch geht dies an der Sache vorbei. Aufgrund der funktionalen Breite der Kategorie Software ist es für unterschiedliche Entwickler durchaus möglich, Software unter identischen Marken allenfalls mit vernachlässigbarer Verwechslungsgefahr herzustellen. VROOM veranschaulicht dies, da die Märkte für Transportdienstleistungen und Bildungshilfen für Kinder völlig unterschiedlich sein müssen. Indem der europäische Ansatz die Eintragung von „VROOM“ als Marke für beide Software-Elemente verhindert, untergräbt er die Funktion einer Marke und verhindert so die wirtschaftliche Effizienz, anstatt sie zu fördern.

Da Waren und Dienstleistungen zunehmend digital erbracht werden, wird der Fehler, ihre Form und ihr Wesen auf dem Markt zu verwechseln, nur noch unhaltbarer werden. VROOM ist ein Beispiel für seine Ungerechtigkeit und Ineffizienz. Verfahrensbeschränkungen verhinderten in diesem Fall ein anderes Ergebnis, machen jedoch die Notwendigkeit einer Überprüfung des derzeitigen europäischen Ansatzes für Computersoftware als klare und präzise Warenkategorie überaus deutlich.


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