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Gehen Sie nicht über LOS, sammeln Sie keine eingetragenen Marken

July 01, 2021 - case_law_comment
Gehen Sie nicht über LOS, sammeln Sie keine eingetragenen Marken

Gehen Sie nicht über LOS, sammeln Sie keine eingetragenen Marken

Wann ist die erneute Anmeldung einer Marke aufgrund von Bösgläubigkeit nicht akzeptabel? Das Gericht beantwortet diese Frage.


21/04/2021, T‑663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211

Stefan Martin, Mitglied der Zweiten Beschwerdekammer; Jonathan Boyd, EUIPO-Praktikant
Dieser Artikel gibt die Ansichten und Meinungen der Verfasser wieder und nicht die Position des EUIPO.

Hintergrund

Am 30. April 2010 meldete die Hasbro Inc. (die Anmelderin), Hersteller des populären Brettspiels Monopoly, die Wortmarke „MONOPOLY“ (die angefochtene Marke) für umfangreiche Waren der Klassen 9, 16, 28 und 41 zur Eintragung an. Diese Eintragung wurde am 25. März 2011 akzeptiert. Zudem besaß die Anmelderin noch drei ältere Marken für das Wort „MONOPOLY“, die zwischen November 1998 und August 2010 eingetragen worden waren. Diese älteren Marken erfassten insgesamt Waren der Klassen 9, 16, 25, 28 und 41. Am 25. August 2015 beantragte Kreativni Događaji d.o.o. (der Streithelfer) die Nichtigerklärung der angefochtenen Marke mit der Begründung, sie sei bösgläubig angemeldet worden. Der Streithelfer machte geltend, dass es sich bei der angefochtenen Marke um eine bloße Neuanmeldung der älteren Marken handele, mit der die Notwendigkeit des Nachweises der ernsthaften Benutzung dieser älteren Marken umgangen werden solle.

Am 22. Juni 2017 wies die Löschungsabteilung den Antrag auf Nichtigerklärung zurück. Sie befand, dass eine erneute Anmeldung zum Schutz derselben Marke über 14 Jahre hinweg nicht per se auf eine Absicht hinweise, die Notwendigkeit des Nachweises der ernsthaften Benutzung zu umgehen, und dass der Streithelfer keinen Beweis für die Bösgläubigkeit der Anmelderin bei der Anmeldung der angefochtenen Marke erbracht habe. Der Streithelfer legte gegen diese Entscheidung Widerspruch ein, und es fand eine mündliche Verhandlung vor der Zweiten Beschwerdekammer statt. Am 22. Juli 2019 hob die Kammer die Entscheidung der Löschungsabteilung teilweise auf, erklärte die angegriffene Marke für einen Teil der erfassten Waren und Dienstleistungen für nichtig, wies die Beschwerde im Übrigen zurück und legte den Parteien ihre eigenen Kosten des Nichtigkeits- und Beschwerdeverfahrens auf. Die Kammer stellte auf der Grundlage der ihr vorgelegten Beweismittel fest, dass die Anmelderin bei der Anmeldung der angefochtenen Marke bösgläubig gehandelt hatte (22/07/2019, R 1849/2017‑2, MONOPOLY, § 86).

Die Anmelderin reichte vor dem Gericht Klage ein und stützte sich dabei auf zwei Klagegründe: (i) Verletzung von Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b GMV (jetzt Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV) und (ii) Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Der Schwerpunkt dieses Artikels liegt auf dem ersten dieser Klagegründe.

Das Urteil

Das Gericht wies die Klage der Anmelderin ab und stellte fest, dass die Kammer Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b GMV korrekt auf den Sachverhalt angewandt habe. Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b GMV besagt:

  1. Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt,
    1. wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war.

Da die Verordnung nicht weiter darauf eingeht, was unter „Bösgläubigkeit“ zu verstehen ist, muss sie entsprechend ihrer Bedeutung in der Alltagssprache sowie dem grundlegenden Zweck der Rechtsvorschriften und der bisherigen Rechtsprechung der Unionsgerichte ausgelegt werden (§ 30-34). Das Gericht stellte fest, dass das Wesen der Bösgläubigkeit darin besteht, dass

.... die Anmeldung dieser Marke nicht mit dem Ziel [erfolgt], sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu beteiligen, sondern mit der Absicht, in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden oder mit der Absicht, sich ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken – u. a. der wesentlichen Funktion der Herkunftsangabe – zu verschaffen.

(12/09/2019, C‑104/18 P,STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46) (§ 33)

Es wird also von Gutgläubigkeit bei der Anmeldung ausgegangen, und Bösgläubigkeit, die eine subjektive Absicht zum Zeitpunkt der Anmeldung darstellt, muss durch objektive Beweismittel nachgewiesen werden. Bei der Beweiswürdigung sind die im Hauptfall zur bösgläubigen Anmeldung, Lindt, aufgeführten Faktoren maßgebend. Dazu gehören:

(i) die Tatsache, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter in mindestens einem Mitgliedstaat ein gleiches oder ähnliches Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware [oder Dienstleistung] verwendet,
(ii) die Absicht des Anmelders, diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern, sowie
(iii) der Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen.

(11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53)

In diesem Fall und in folgenden Fällen lag jedoch der Schwerpunkt auf Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV darauf, dass die Liste der Faktoren nicht erschöpfend war und an die Bedeutung der Bösgläubigkeit und den Zweck des Markenschutzes angepasst werden muss (§ 36). Diese Faktoren müssen umfassend ausgelegt und ergänzt werden, wenn in dem Fall versucht wird, einen allgemeinen Vorteil zu erzielen, anstatt auf einen bestimmten Wettbewerber abzuzielen, und Sky bestätigt, dass Bösgläubigkeit auf einen solchen Fall durchaus zutrifft (siehe 29/01/2020, C‑371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 77-78).

Das Gericht kam zu diesem Punkt zu folgendem Ergebnis:

Aus der Argumentation der Beschwerdekammer, wie sie oben in den Rn. 59 bis 64 zusammengefasst worden ist, geht eindeutig hervor, dass nicht die Tatsache, dass eine Unionsmarke wiederholt angemeldet wurde, als Indiz für die Bösgläubigkeit der Klägerin angesehen wurde, sondern die Tatsache, dass sich aus den Akten ergibt, dass die Klägerin bewusst eine grundlegende Regel des Markenrechts der Europäischen Union, nämlich die Regel in Bezug auf den Benutzungsnachweis, umgehen wollte, um daraus zum Nachteil des Gleichgewichts des vom Unionsgesetzgeber geschaffenen Markensystems der Europäischen Union einen Nutzen zu ziehen. (§ 69).

Das Gericht wies ferner die Begründungen der Anmelderin für die erneute Anmeldung der Marke zurück, die u. a. darin bestanden, dass durch diesen Vorgang kein Schaden verursacht worden sei, dass dieser in der Branche üblich und akzeptiert sei und dass er den Vorteil der Verwaltungseffizienz habe.

Praktische Bedeutung

Bei diesem Urteil wird das Gesetz über bösgläubige Anmeldungen, das normalerweise auf Fälle beschränkt ist, in denen eine Anmelderin versucht, sich einen Vorteil gegenüber einem bestimmten Mitbewerber zu verschaffen, indem sie dessen Benutzung einer bestimmten Marke vorwegnimmt, auf Fälle angewendet, in denen eine allgemeinerer strategischer Vorteil im Bereich geistiges Eigentum angestrebt wird. Es unterstreicht, dass die Umgehung einer Vorschrift des EU-Rechts der Kern der bösgläubigen Absicht ist, und dass die Feststellung einer Bösgläubigkeit stärker ist, wenn ein eindeutiger Vorteil seitens des Anmelders oder eine Beeinträchtigung eines Dritten durch eine Umgehung der Vorschrift vorliegt. Da es sich bei Bösgläubigkeit um eine subjektive Absicht handelt, muss dieser Vorteil oder diese Beeinträchtigung jedoch nicht tatsächlich realisiert werden. Hierbei ist von Bedeutung, dass eine solche Absicht zum Zeitpunkt der Anmeldung vorlag (§ 79-84). Deshalb ist die erneute Anmeldung einer Marke nicht per se eine bösgläubige Handlung; die Bösgläubigkeit hängt voll und ganz von der Absicht der Anmelderin bei ihrer erneuten Markenanmeldung ab (§ 82).

Schließlich hat das Gericht sämtliche Begründungen der Anmelderin für eine wiederholte Anmeldung, einschließlich der Argumente zur Verfahrenseffizienz (§ 108) und zum allgemein akzeptierten Charakter der Eintragungspraxis (§ 92), zurückgewiesen. Dies deutet darauf hin, dass, sobald die Vermutung der Gutgläubigkeit durch Beweise widerlegt ist, starke, stichhaltige Gründe erforderlich wären, um eine Feststellung von Bösgläubigkeit zu vermeiden.


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