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Mitteilung Nr. 3/01 des Präsidenten des Amtes vom 12. März 2001

betreffend die Eintragung von Gemeinschaftsmarken für Einzelhandelsdienstleistungen

I.  Einleitung

Die Frage, ob die Tätigkeit des Wareneinzelhandels im Allgemeinen oder im Besonderen die Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Einzelhandel erbracht werden, Dienstleistungen darstellen, für die Markenschutz gewährt werden sollte, war sowohl innerhalb als auch außerhalb der Europäischen Union lange Zeit umstritten. Als die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke am 20. Dezember 1993 angenommen wurde, gaben der Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften folgende Erklärung ins Sitzungsprotokoll:

„Der Rat und die Kommission sind der Auffassung, dass die Tätigkeit des Wareneinzelhandels als solche keine Dienstleistung darstellt, für die aufgrund dieser Verordnung eine Gemeinschaftsmarke eingetragen werden kann."

Dementsprechend lautet Nr. 4.3.j) der im März 1996 angenommenen Prüfungsrichtlinien wie folgt:

„Einzelhandel mit Waren stellt als solcher keine Dienstleistung dar."

Gemäß dieser Vorgabe wurden solche Gemeinschaftsmarkenanmeldungen, bei denen die Eintragung von Einzelhandelsdienstleistungen ausdrücklich oder mit einer längeren, solche Dienstleistungen umschreibenden Formulierung beansprucht wurde, von den Prüfern zurückgewiesen.

Gegen eine Reihe dieser Entscheidungen wurde Beschwerde eingelegt. Am 17. Dezember 1999 entschied die Zweite Beschwerdekammer des Amtes, die Entscheidung des Prüfers im Fall Giacomelli aufzuheben, da solche Dienstleistungen unter der Voraussetzung eintragbar seien, dass der Tätigkeitsbereich oder die konkreten Waren, auf die sich der Einzelhandel bezieht, angegeben sind.

II.  Überprüfung

Das Amt hat nicht die Möglichkeit, eine einzelne Entscheidung der Beschwerdekammern anzufechten, und ist verpflichtet, diese umzusetzen, so wie es im Fall Giacomelli geschehen ist. Die Entscheidung zeigte hingegen, dass im Hinblick auf andere bereits anhängige oder künftig entstehende Fälle die Vorgehensweise des Amts einer Überprüfung bedarf.

Das Amt hat sich mit den nationalen Ämtern der Mitgliedstaaten, einschließlich des Benelux- Markenamts, schriftlich in Verbindung gesetzt und die
Angelegenheit mit diesen auf dem Verbin- dungstreffen am 24./25. Februar 2000 und 22./23. Februar 2001 ausführlich erörtert. Bei diesen Treffen zeigte sich, dass zwar die Ämter in zunehmender Zahl bereit waren, durch die Eintragung von Einzelhandel Markenschutz zu gewähren, jedoch hinsichtlich des Ansatzes keinerlei Konsens bestand. In ähnlicher Weise variieren die Ansätze derjenigen Ämter, die die Eintragung von Einzelhandelsdienstleistungen zulassen, im Einzelnen erheblich. Bei dem zweiten Treffen im Februar 2001 erläuterte der Vertreter des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) die Praxis im Rahmen des Abkommens von Nizza über die Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen und den Ansatz des Internationalen Büros im Hinblick auf die internationale Eintragung im Rahmen des Madrider Abkommens und des Protokolls von Madrid für Fälle, in denen die Eintragung für Einzelhandelsdienstleistungen begehrt wurde.

Das Amt hat darüber hinaus die internationalen nichtstaatlichen Organisationen, die in der OAMI Trade Mark Group vertreten sind, konsultiert. Es gingen mehrere schriftliche Stellungnahmen ein, und die Frage wurde in den Sitzungen der Gruppe am 7. Juli 2000 und 2. Februar 2001 ausführlich erörtert. Bei diesen Beratungen wurde zwar kein Konsens erzielt, aber man war nahezu übereinstimmend der Auffassung, dass das Amt möglichst schnell eine klare Entscheidung in dieser Frage treffen solle.

III.  Die streitigen Fragen

Falls man die Tätigkeit des Wareneinzelhandels im Allgemeinen und im Besonderen auch die Dienstleistungen, die von Einzelhandelsunternehmen erbracht werden, als eine Dienstleistung zulässt, für die eine Gemeinschaftsmarke eingetragen werden kann, stellen sich zwei entscheidende Fragen, die zu beantworten sind. Erstens stellt sich die Frage, ob der Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen" für sich genommen zur Beschreibung der Dienstleistung ausreichend ist, und zweitens die Frage, in welchem Umfang die Eintragung für solche Dienstleistungen mit identischen oder ähnlichen Marken für Waren in Konflikt geraten würde.

Was die erste Frage betrifft, herrscht nicht einmal unter denjenigen Mitgliedstaaten, die den Einzelhandelsdienstleistungen Schutz durch Eintragung gewähren, Einigkeit darüber, wie eine Beschreibung der Dienstleistung aussehen sollte. Manche akzeptieren den bloßen Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen", während andere darauf bestehen, dass die Beschreibung darüber hinaus die Waren, für welche die Dienstleistung erbracht wird, erkennen lässt. Wieder andere akzeptieren den bloßen Begriff nicht, bestehen aber auf einer identischen oder ähnlichen Formulierung wie der erläuternden Anmerkung zu Klasse 35 in der 7. Ausgabe der Klassifikation von Nizza, die folgendermaßen lautet:

„Das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern".

Die zweite Frage lässt sich abstrakt nur schwer beantworten. Man könnte dieses Problem mit einem Verweis auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs umgehen, wonach bei der Beurteilung alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen sind. Dies wäre jedoch unredlich. Das Amt wird sich im Zusammenhang mit Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren selbst mit dieser Frage befassen müssen. Dazu würde es im Zusammenhang mit Verfahren, denen nationale Eintragungen zu Grunde liegen, ohnehin kommen, selbst wenn das Amt Eintragungen für Einzelhandelsdienstleistungen weiterhin ablehnen sollte.

IV.  Lösungsmöglichkeiten

Im Wesentlichen hat das Amt zwei Lösungsmöglichkeiten zur Auswahl:

• Die Eintragung von Einzelhandelsdienstleistungen weiterhin abzulehnen und darauf zu hoffen, dass eine oder mehrere Beschwerdekammern dieser Linie folgen;

• Die Eintragung von Einzelhandelsdienstleistungen in irgendeiner Form zuzulassen.

Andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel eine Änderung der Verordnung oder der Durchführungsverordnung zwecks Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die gegenwärtige Praxis oder die Aussetzung von Entscheidungen bis zur Erzielung einer breiteren Übereinstimmung zwischen den Mitgliedstaaten und interessierten Kreisen, sind unrealistisch und nicht tragfähig. Für eine Änderung der Verordnung ist Einstimmigkeit erforderlich, was in der derzeitigen Situation nicht zu erwarten ist. Ebenso wenig kann eine Änderung der Durchführungsverordnung innerhalb eines kurzen Zeitraums umgesetzt werden. Der Erlass von Rechtsnormen für einzelne Klassifikationsfragen stellt ohnehin keinen geeigneten Ansatz dar. Ein Aussetzen von Entscheidungen ist für ein Organ wie das Amt, das seinen Kunden und der breiten Öffentlichkeit gegenüber zur effizienten und zweckmäßigen Ausführung seiner Aufgaben verpflichtet ist, nicht tragbar.

V.  Entscheidung und Begründung

1.  Klassifikation

Das Amt hat beschlossen, die von Einzelhandelsunternehmen erbrachten Dienstleistungen als solche für die Eintragung von Gemeinschaftsmarken zuzulassen. Sie werden in Klasse 35 klassifiziert.

Dabei ist sich das Amt bewusst, dass dies mit dem politischen Willen, wie ihn damals der Rat und die Kommission 1993 im Protokoll des Rates zum Ausdruck gebracht haben, möglicherweise nicht vollständig übereinstimmt. Jedoch sind, worauf in der Beschwerdesache Giacomelli hingewiesen wurde, solche Erklärungen rechtlich nicht bindend. Hinzu kommt, dass sich seither die Umstände sowohl in Bezug auf den Markt als auch auf die Haltung der nationalen Ämter in dieser Frage geändert haben. Darüber hinaus steht die Eintragbarkeit von Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren im Einzelhandel erbracht werden, der Auffassung, dass Einzelhandel an sich keine eintragbare Dienstleistung ist, nicht unmittelbar entgegen. Zur Eintragung zugelassen werden nämlich die im Zusammenhang mit dem Wareneinzelhandel erbrachten Dienstleistungen.

Die Alternative, solche Anmeldungen weiterhin abzulehnen und dabei auf Entscheidungen einer oder mehrerer Beschwerdekammern zu Gunsten dieser Praxis zu hoffen, kommt nach Auffassung des Amtes bestenfalls einem Hinauszögern der nun getroffenen Entscheidung gleich und kann schlimmstenfalls zu fehlender Rechtssicherheit infolge sich widersprechender Entscheidungen führen.

Das Amt befürwortet nicht die in der 7. Ausgabe der Klassifikation von Nizza enthaltene Formulierung zur Beschreibung von Einzelhandelsdienstleistungen. Die Bedeutung des Begriffs „Einzelhandelsdienstleistungen" ist eindeutig und genügt den Anforderungen einer Klassifizierung gemäß Artikel 28 GMV und Regel 2 DV. Das Amt wird selbstverständlich ebenfalls die in der 7. Ausgabe der Klassifikation von Nizza enthaltene Formulierung oder jede andere ähnliche Formulierung akzeptieren. Das Internationale Büro der WIPO akzeptiert bei internationalen Eintragungen in ähnlicher Weise den Begriff „Einzelhandelsdienstleistungen" unter der Voraussetzung, dass dieser Begriff wie die in der 7. Ausgabe der Klassifikation von Nizza enthaltenen Formulierung zu verstehen ist.

Das Amt teilt nicht die in der Beschwerdesache Giacomelli zum Ausdruck gebrachte Auffassung, dass die Angabe des Tätigkeitsbereichs rechtlich notwendig ist. Diese Auffassung widerspricht den vom Amt wie auch von vielen nationalen Ämtern und dem Internationalen Büro der WIPO durchgängig angewandten Grundsätzen der Klassifikation in Bezug auf andere Dienstleistungen wie etwa „Reparatur" „Wartung" oder „Transport", bei denen die Angabe des Tätigkeitsbereichs nicht verlangt wird.

Das Amt ist jedoch der Auffassung, dass eine Beschränkung auf den Tätigkeitsbereich oder auf eine spezifischere Art der Einzelhandelsdienstleistung wünschenswert ist. Eine Beschränkung des Dienstleistungsverzeichnisses wird die Wahrscheinlichkeit unerheblicher und unnötiger Widersprüche verringern.

Das Amt schlägt vor, für Beschränkungen eine der folgenden Formulierungen zu verwenden:

• Hinsichtlich des Tätigkeitsbereichs zum Beispiel eine Formulierung wie „Einzelhandelsdienstleistungen bezüglich Lebensmittel und Getränke"

• Hinsichtlich der konkreten Art der erbrachten Dienstleistung zum
Beispiel eine Formulierung wie „Einzelhandelsdienstleistungen eines Kaufhauses", „Einzelhandelsdienstleistungen eines Supermarkts" usw.

Das Amt wird diese Grundsätze auch auf ähnliche Dienstleistungen anwenden, die im Zusammenhang mit anderen Formen der Verkaufstätigkeit in Bezug auf Waren erbracht werden, wie etwa Versandhandel, Verkauf über das Internet und Großhandel.

Dagegen sind solche Bezeichnungen nicht zulässig, die im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren nicht eindeutig auf Einzelhandelsdienstleistungen begrenzt sind, sondern daneben auch noch die Vermarktung von Dienstleistungen mit umfassen (wie zum Beispiel der Begriff „e-commerce").

Die Prüfungsrichtlinien werden zur rechten Zeit entsprechend geändert.

2.  Konflikte

Die Beschränkung von Anmeldungen und Eintragungen für Einzelhandelsdienstleistungen durch Angabe eines Tätigkeitsbereichs für die Einzelhandelsdienstleistungen oder sonstigen Verkaufsdienstleistungen verringert die Gefahr von Konflikten, da zum Beispiel zwischen dem Fleischeinzelhandel einerseits und dem Elektroeinzelhandel andererseits keine Verwechslungsgefahr besteht.

Was Konflikte zwischen Dienstleistungen und Waren anbelangt, ist das Amt der Ansicht, dass zwar abstrakt gesehen eine „Ähnlichkeit" zwischen im Einzelhandel verkauften Waren und Einzelhandelsdienstleistungen nicht von der Hand zu weisen ist, die Verwechslungsgefahr zwischen Einzelhandelsdienstleistungen einerseits und bestimmten Waren andererseits jedoch gering ist, außer bei Vorliegen besonderer Umstände, etwa wenn die jeweiligen Marken identisch bzw. beinahe identisch und im Markt gut eingeführt sind. Dabei sind natürlich jeweils die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.

Vor diesem Hintergrund sollten Anmelder von Marken für Einzelhandelsdienstleistungen (oder ähnliche Dienstleistungen) nicht davon ausgehen, dass sie damit zugleich Schutz gegen die Benutzung oder die Eintragung von Marken für Waren erlangen. Sollte daneben ein solcher Schutz beansprucht werden, muss natürlich darüber hinaus eine Eintragung für Waren beantragt werden.

VI.  Maßnahmen

Eine beträchtliche Anzahl von Gemeinschaftsmarkenanmeldungen für Einzelhandelsdienstleistungen sind bei den Prüfern anhängig. Diese werden von nun an zum Zwecke der Klassifizierung selbst dann zugelassen, wenn bereits zuvor ein Beanstandungsbescheid ergangen ist. In den Fällen, in denen bereits eine Entscheidung getroffen worden ist und die Beschwerdefrist noch nicht abgelaufen ist, sollte der Anmelder Beschwerde einlegen. In diesen Fällen wird der Beschwerde abgeholfen. In den Fällen, in denen bereits entschieden wurde und innerhalb der Beschwerdefrist keine Beschwerde eingelegt wurde, ist die Entscheidung unanfechtbar geworden und kann nicht mehr aufgehoben werden.

Obwohl das Amt eine Beschränkung der näheren Angaben empfiehlt, erfolgt dies nicht für jede Anmeldung. Ein Anmelder kann seine Anmeldung jederzeit nach Artikel 44 GMV einschränken.

Was die vom Amt nach Artikel 39 GMV durchgeführten Recherchen betrifft, behält das Amt seine bisherige Praxis bei. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass es keine klassenübergreifenden Recherchen zwischen Klasse 35 und anderen Klassen geben wird.

Wubbo de Boer
Präsident